2017-11-23: 欧盟法院通过判决就欧盟外观设计无效程序中若干重要问题做出澄清
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德国华孙专利律师和律师事务所，2017年11月23日，德国慕尼黑
撰稿：李黄裳（HUASUN）黄若微（HUASUN）
案情简介：
2003年11月28日，荷兰Easy Sanitary Solution BV公司（以下简称ESS公司）向欧盟知识产权局（European Union Intellectual Property Office，下文简称EUIPO，在本案申请递交时名称仍为欧盟内部市场协调局—Office for Harmonization in the Internal Market）递交了欧盟外观设计申请，产品名称为“shower drains”（荷兰语原文Doucheputten，意为淋浴排水装置，属于洛迦诺分类表第23大类），该外观设计于2004年3月9日完成了公告，注册号为000107834-0025。该外观设计（以下简称涉争外观设计）图片（共计3个视角）如下：
（图片来源©EUIPO）
2009年9月3日，Group Nivelles NV公司的前身I-Drain公司（I-Drain公司于2010年8月30日被Group Nivelles NV收购并由Group Nivelles NV继承了I-Drain公司的权利及义务；Group Nivelles NV下文简称GN公司）针对该外观设计提起无效请求，其无效理由是涉争外观设计缺乏新颖性及独特性。I-Drain公司提供了下示在先设计（载于产品目录中）作为证据：
（图片来源©EUIPO）
2010年9月23日，EUIPO支持了相对方的无效请求，宣告涉争外观设计无效。EUIPO认为，涉争设计包含一个底盘、一个收集器、一个虹吸管，并且只有该底盘的顶部细节为可视特征；而该底盘与I-Drain公司提交的在先设计中的底盘相同，涉争外观设计因此丧失了新颖性。虽然ESS公司认为在先外观设计所示产品所使用的环境与涉争外观设计对应的产品并不相同，但EUIPO认为如何“使用”与设计的外观特征无关，因此使用环境的不同不应对外观特征的比较产生影响。
ESS公司不服前述无效决定，继而申诉至EUIPO申诉委员会。第三申诉委员会在申诉决定中指出前后两件外观设计并不相同，因此涉争外观设计具备新颖性。申诉委员会决定撤销前述无效决定，并发回欧盟知识产权局无效部门进行重审。
GN公司不服前述申诉决定，并提请欧盟普通法院（General Court）予以撤销。有趣的是，ESS公司在答辩时也认为申诉委员会决定存在重大程序瑕疵，因而要求撤销该决定。普通法院审理后撤销了该申诉决定。
在上诉期内，ESS公司和EUIPO分别上诉至欧盟法院（The Court of Justice of the European Union，简称CJEU），欧盟法院对两案（案号分别为C-361/15 P和C-405/15 P）进行合并审理，并做出判决。
争点概述：
综合EUIPO及ESS公司各自的上诉请求，以及作为本案第三人GN公司的答辩意见，诉至欧盟法院的主要争点包括两个方面：首先是举证责任和证据采纳问题，具体而言，如果当事方未能从其提供的证据中指明作为无效基础的在先设计具体是哪一件，EUIPO有无义务自行从当事方提交的一件或多件在先外观设计中查找并归纳出这件在先设计；其次是实体法律适用问题，具体而言，当涉争外观设计与在先设计进行对比时，这里的“在先设计”的涵盖范围究竟包括了哪些设计，产品自身的性质、用途等因素是否会对在先设计的认定造成影响。
判决要旨：
1.欧盟法院首先再次强调了其在Karen Millen Fashions（案号C-345/13）一案中已确立的规则，即，作为无效基础的一件或多件在先设计必须符合特定、个体化、明确、可具体认定（specific, individualized, defined and identified）的要求，而这也是无效请求方对作为无效基础的在先设计进行举证时必须达到的证明要求。如果无效请求方未能在举证时达到前述要求，比如未能指明到底是哪一件设计作为无效请求的基础，那么EUIPO或普通法院都没有义务自行从其提供的证据中分辨、识别并查明这件在先设计。
2.基于《欧盟外观设计条例》第3条第1款关于外观设计的定义，欧盟法院强调了欧盟外观设计保护的“可视性”要求，即若一件产品的组成部分在产品的通常使用时是看不到的，那么这一部分将不被纳入外观设计保护范围；在评估设计的其它特征是否符合保护要件时，不应当考虑经过安装后不可见的那些产品组件所体现出来的特征。
3.根据《欧盟外观设计条例》第6条的规定，如果一件产品的外观设计给知悉用户（informed user）所带来的整体印象与此前已向公众公开的外观设计均不相同，那么这一件外观设计是具有独特性的。但是，欧盟法院在此指出，该规定并不能被简单解释为只有当知悉用户切实（actual）了解、知悉了该外观设计，该在先设计才能有效阻止在后申请的独特性的判定。进一步而言，当在先外观对应的产品与涉争外观设计对应的产品处于不同的行业领域内， 尽管《欧盟外观设计条例》第7条第1款中有“…except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”这样针对在先公开的除外情形的表述，但并不能据此得出知悉用户必须“事实上”知道存在于另一行业领域内的在先外观设计的要求，这种进一步的要求是于法无据的。
4.就产品性质、用途等因素是否对判定新颖性与独特性具有影响这一问题，欧盟法院认为，授予一件欧盟外观设计的保护不应受到其原定作为组成部分的产品的限制，易言之，在判定其新颖性与独特性时，这里的“在先设计”的范围，不应仅限于与前述产品同类的产品，也可以是其他性质、用途都不相同的产品。《欧盟外观设计条例》第7条第1款中所要求的公开仅仅取决于该公开是否实际达成，而与其原定作为组成部分的产品或原定适用于其上的产品并无关联。
启示：
业内普遍认为该判决澄清了欧盟外观设计无效案件中若干重要程序和实体问题，因此对实务操作具有指导意义。
对于欧盟外观设计无效案件的参与方而言，从该判决中至少可以得出下列启示：
1.欧盟法院的这一判决再次确认了一项重要原则，即，无论在确权/无效案件中，或是在侵权案件中，欧盟外观设计的产品名称（indication of product）可以作为其保护范围认定过程中的参考，但并不因此而限制了可作为无效基础的在先设计的范围，也不能限制外观设计的保护范围。
2.该判决也明确了此前判例法中提及的对于独特性进行认定时的一项要求，即，知悉用户是否“切实”地知悉或了解在先外观设计对于独特性的认定并无影响。也就是说，无效请求方仍然只需要证明公开的事实确已发生，但并不需要证明知悉用户已经实际了解到这一在先设计。
3.最后是一个实际操作层面的建议：该判决中再次明确了无效程序参与各方的举证责任。对于无效请求方及其代理人而言，光是提交一大堆载有在先公开情况的证据（常见的，比如产品目录、销售记录、参展证明、网页宣传，等等）是不够的，还需要从这些纷繁复杂的证据中明确列出究竟是哪些在先设计构成了无效请求的基础并逐一进行分析。否则，EUIPO或相关法院并没有义务自行从中进行分辨和选取。也就是说，无效请求方不仅要提交充分的在先公开的证据，还要确保证据中呈现的作为无效基础的一件或多件在先设计符合特定、个体化、明确、可具体认定的要求。
