2017-11-28: 欧盟普通法院就CHANEL商标所涉外观设计无效案做出判决
德国华孙专利律师和律师事务所,2017年11月28日,德国慕尼黑
撰稿:陈力霏(HUASUN)黄若微(HUASUN)
案情简介:
2010年3月30日,住所地位于西班牙的自然人LI Jing Zhou向欧盟知识产权局(European Union Intellectual Property Office,下文简称EUIPO,在本案申请递交时名称仍为欧盟内部市场协调局—Office for Harmonization in the Internal Market)递交了一件欧盟外观设计申请(属洛迦诺分类第32类,产品名称为“Ornamentation”,中文意为“装饰物”)。该外观设计于2010年5月5日完成注册公告,注册号为001689027-0001。2014年1月24日,GOLDEN ROSE 999 Srl成为该欧盟外观设计的共同所有人。该欧盟外观设计(以下简称涉争外观设计)图片如下:
(图片来源©EUIPO)
2013年12月4日,法国CHANEL SAS公司(即著名的香奈儿公司)基于《欧盟外观设计条例》第4-9条与第25条的有关规定,以涉争外观设计与其早在1989年就获得注册的在先法国商标(如下图所示,即CHANEL著名的“双C”标志)存在高度近似因而不具备新颖性和独特性为理由,向欧盟知识产权局提起针对涉争外观设计的无效请求。该在先法国商标图样如下:
(图片来源©EUIPO)
2014年7月15日,EUIPO无效部门做出决定,驳回了CHANEL SAS的无效请求。决定认为,涉争外观设计与CHANEL SAS的在先法国商标整体差异明显,因此CHANEL的在先商标并不能破坏涉争外观设计的独特性。
2014年9月10日,CHANEL SAS不服前述无效决定,继而申诉至EUIPO申诉委员会。第三申诉委员会于2015年11月18日作出决定,肯定了EUIPO无效部门此前的判断,驳回了CHANEL SAS的申诉。
2016年2月8日,CHANEL SAS不服前述EUIPO申诉委员会所做申诉决定,提请欧盟普通法院(General Court)予以撤销。
争点概述:
本案诉至欧盟普通法院的争点主要集中在判断与在先知名商标近似的装饰类欧盟外观设计的独特性时,有哪些因素会决定或影响留给知悉用户(informed user)的整体印象。
判决要旨:
欧盟普通法院在2017年7月18日做出的T-57/16号判决中重申了对欧盟外观设计的独特性进行审查的下述考量要素:
- 外观设计最终所属或应用的具体产品领域
- 知悉用户的界定以及其对在先设计的知悉程度、注意程度
- 涉争外观设计设计人在进行设计当时的自由程度
- 结合各影响因素就外观设计留给知悉用户的整体印象进行判断
欧盟普通法院本案判决要点归纳如下:
1. 外观设计最终所属或应用的产品领域
一般而言,外观设计申请注册时所选用的产品名称(indication of product)会成为一个考量因素(但并不取决于该因素),同时外观设计本身的设计特征、类型、目标以及功能也不可忽略。本案涉争外观设计依法注册于洛迦诺分类第32类(装饰类)下,其产品名称为“Ornamentation”,中文意为“装饰物”,由此看来,涉争外观设计并未明确指定其最终应用的产品领域。据此,普通法院认为,本案涉争外观设计最终应用的产品领域极为广泛且不特定,申诉委员会并无义务识别涉争外观设计究竟应用于哪件具体产品上。
2. 知悉用户
知悉用户(informed user)通常被解释为在相关领域具有一定在先知识的(who has prior technical knowledge)用户。在本案欧盟普通法院的口头审理前,EUIPO与CHANEL SAS就本案中的知悉用户达成一致,即,既包括专业人员,也包括普通的终端消费者。
3. 设计人的设计自由
设计人的设计自由是一个重要的考量因素。法院在此特别指出,一般而言,设计人在设计时享有的自由空间或自由程度越大,那么两件设计之间微小的区别给知悉用户带来不同总体印象的可能性就越低。法院在判决中确认,本案涉争外观设计的设计人在设计当时享有相当大的自由程度。换言之,只有显著的差别才能够给知悉用户留下与在先设计/标识不同的整体印象。
4. 整体印象判断
法院认为,CHANEL SAS提供的涉争外观设计在产品上被调转角度的使用实例,确实可以作为独特性审查中的参考因素(当然,并非唯一因素)。法院在对涉争外观设计和CHANEL商标进行详细比较后指出,尽管二者在中心部分的图形元素存在不同,但其外缘部分和整体形象确实相当接近,由于涉争外观设计在实际使用中可以被90度旋转,且可以以不同大小呈现,前述近似点因此得到了进一步强化。考虑到上述第3点提到的涉争外观设计设计人所享有的较大的设计自由,因此,二者在中心部分的区别并不足以给知悉用户带来不同的整体印象。据此法院得出结论,涉争外观设计不具备独特性。
综上,法院支持了CHANEL SAS的上诉请求。
启示:
业界普遍认为,该判决对于著名商标的权利人而言是一个重大利好消息。
近年来,随着企业对于商标保护的重视程度不断提高,试图通过申请近似商标来搭著名商标便车的行为所遇到的阻力较之前显著增大。在此背景下,便有了一部分搭便车者“灵机一动”试图通过在洛迦诺分类第32类(装饰类)下注册与知名商标标识近似的欧盟外观设计来“曲线救国”,从而谋取不正当利益。由于欧盟外观设计注册并不存在针对新颖性和独特性的实质审查,注册前也不存在异议公告,导致著名商标权利人常常无法及时监控到此类行为并进行维权活动。不过,从本案判决来看,前述通过申请外观设计来搭著名商标便车的做法已经在欧盟法院层面引起了注意,该判决也反映了法院对于著名商标保护的重视程度。
此外值得注意的是,在判决中欧盟普通法院否定了CHANEL SAS提供的一部分证据,理由是其提交时间过晚(庭审过程中才提交至法院)。因此,中国企业今后在欧盟应诉时,除注意证据信息的保存之外,还需务必留意证据提供期限与时间节点,以避免出现证据被法院拒绝采纳的不利情况。
判决原文详见: