2018-01-22: 欧盟法院通过判决澄清商标变形使用有关问题

德国华孙专利律师和律师事务所，2018年1月22日，德国慕尼黑
撰稿：陈力霏（HUASUN）黄若微（HUASUN)

案情简介：

2009年8月13日，自然人Isabel Del Rio Rodríguez向欧盟知识产权局（European Union Intellectual Property Office，下文简称EUIPO，在本案申请递交时名称仍为欧盟内部市场协调局—Office for Harmonization in the Internal Market）递交了下述图形商标申请（包含文字内容，上下两行分别为含义相同的英文词组和西班牙文词组，CACTUS在英文和西班牙文中的主要含义均为“仙人掌”；以下简称“争议商标申请”），拟寻求商标保护的范围为尼斯分类第31、39、44类。

（图片来源©EUIPO）

2010年3月12日，Cactus SA公司（下文简称Cactus公司）以《欧盟商标条例》第8条第(1) (b)款规定的与在先商标存在混淆可能性（likelihood of confusion）为理由提起异议，作为异议基础的两件在先欧盟商标具体情况如下：

• 注册号为963694的欧盟文字商标（文字内容：CACTUS；以下简称“引证文字商标”），于2002年10月18日获准注册，寻求商标保护的范围为尼斯分类第2、3、5、6、7、8、9、11、16、18、20、21、23 至35、39、41、42类。
• 注册号为963595的欧盟商标（含文字内容，图样详见下图；该商标是本案双方和法院的实际争论焦点所在，以下简称“引证图文商标”），于2001年4月6日获准注册，除尼斯分类第31类中的‘foodstuffs not included in other classes; natural plants and flowers, grains; fresh fruits and vegetables’一项外，寻求商标保护的范围同前述注册号为963694的欧盟文字商标。

（图片来源©EUIPO）

值得注意的是，对于引证图文商标（仙人掌图形+Cactus文字），从所提交的使用证据来看，Cactus公司在实际使用过程中仅使用了其中的仙人掌图形元素，而‘Cactus’这一文字部分并未得以使用。

2011年8月2日，EUIPO商标异议部门做出决定，驳回争议商标申请于尼斯分类第31类部分商品及第44类部分服务上的注册，因为第31类中的‘seeds, natural plants and flowers’及第44类中的‘gardening, plant nurseries, horticulture’属于Cactus在先文字商标的保护范围。同时，Cactus公司提供的证据也证明其引证商标于尼斯分类第31类对应商品及第35类"retailing of natural plants and flowers, grains; fresh frutis and vegetables"服务上的真实使用。

争议商标申请人Del Rio Rodríguez不服前述异议决定（即其递交的欧盟商标申请仅有尼斯分类第39类被接受，而第31类部分商品及第44类部分服务上的注册被驳回），继而申诉至EUIPO申诉委员会。第二申诉委员会经审理后于2012年10月19日撤销了商标异议部门的决定，指出商标异议部门在认定Cactus公司引证商标于尼斯分类第35类存在真实使用时出现错误。

Cactus公司不服上述申诉决定，于是提请欧盟普通法院（General Court）予以撤销。欧盟普通法院经审理后于2015年7月15日做出判决部分支持了Cactus公司的上诉请求，其中指出EUIPO申诉委员会在判断‘retailing of natural plants and flowers, grains; fresh fruits and vegetables’这一名称是否属于尼斯分类第35类上出现错误。

EUIPO不服上述判决结果，并上诉至欧盟法院（The Court of Justice of the European Union，简称CJEU），要求欧盟法院支持EUIPO申诉委员会做出的申诉决定，并撤销欧盟普通法院所做出的判决。

欧盟法院于2017年10月11日做出C‑501/15号判决，驳回EUIPO全部上诉请求，维持原判。

争点概述：

本案在法律上的主要争点有二：一是IP Translator规则在时间上的适用范围（是否具有溯及力）；二是当商标实际使用形式与注册商标不一致时（比如本案中Cactus公司就是以简化方式使用引证图文商标的），如何认定是否构成“真实实用”。

判决要旨：

针对上述两个主要的法律上的争点，欧盟法院判决如下：

1. IP Translator规则的溯及力

目前使用的尼斯分类表中每类有一个标题，该标题含有描述了本类所包含的商品或服务的概括说明。在欧盟法院于2012年6月19日对IP Translator一案（案号C-307/10）做出判决之前，如果使用尼斯分类表中某一类别的标题指定商标的商品或服务名称时，在欧盟境内有两种解释方法：一种认为指定了该类别所包含的所有商品或服务名称；另一种则采取字面解释的方法，认为仅指定了该标题的概括说明通常的自然涵义所包含的商品或服务名称。

针对上述分歧，欧盟法院在前述IP Translator判决中明确了下述规则：

-  2008年10月22日欧洲议会和欧盟理事会关于协调各成员国关于商标的法律第2008/95/EC号指令应当被解释为：它要求商标注册申请人足够清晰、准确地指定寻求商标保护的商品和服务，以使相关负责机构和经营者仅仅以此为基础就能确定商标所赋予的保护范围。

- 第2008/95/EC号指令必须被解释为：该指令并不排除使用尼斯分类表中类别标题的概括说明来指定寻求商标保护的商品和服务，前提条件是该指定足够的清晰、准确。

- 一件成员国商标的申请人在使用尼斯商标分类中某一类别标题的所有概括说明来指定寻求商标保护的商品或服务时，必须明确说明其注册申请是包含该类别字母排序列表中的所有商品或服务，还是只包含其中的一些。如果申请只涉及其中的一些商品或服务时，申请人必须明确说明该类别中哪一些商品或服务是其打算被涵盖的。

上述由判决所确定的规则在本次始于2015年底的欧盟商标改革中被正式吸纳进了《欧盟商标条例》中，具体反映为现行《欧盟商标条例》第33条的内容。该规则也被简称为“IP Translator规则”。

但是IP Translator规则是否适用于本案Cactus公司的两个引证商标呢？欧盟法院就此给出了否定的答案。结合欧盟总法务官（Advocate General）就此案发表的意见，以及法院此前在Brandconcern一案（案号C-577/14）判决中所确立的原则，欧盟法院认为，欧盟普通法院的判决并无错误，即，IP Translator规则以及欧盟法院通过Praktiker Bau一案（案号C-418/02，判决时间为2005年7月7日）判决所确立的规则均不能追溯至前述判决前已获准注册的欧盟商标，比如本案Cactus公司分别于2001年与2002年获准注册的两件在先欧盟商标。具体而言，Cactus公司使用第35类的标题来指定寻求商标保护的服务，则意味着其商标寻求保护的范围涵盖了该类别下包括商品零售在内的所有服务项目，既不适用IP Translator规则（不需要说明其所要保护的第35类下的具体的若干服务项目），也不适用Praktiker Bau的判例法（不需要明确零售服务所指向的具体商品种类）。这一观点符合法不溯及既往的基本法治原则，也体现了法院维护商标保护范围的稳定性和商标权利人合理期望的立场。

2. 商标变形使用的情况下如何满足“真实使用”要求

EUIPO在其上诉理由中强调，从Cactus公司提交的在先商标使用证据来看，只能看出其使用了商标图形中的仙人掌图形元素，而‘Cactus’这一文字部分并未得以使用。因此，EUIPO认为此类使用改变了Cactus 这一图形/文字组合商标的“显著性特征元素”，具体为：

• 仙人掌图形元素与图形/文字组合而成的商标图样并不等同（比如文字部分因其位置、字体大小等因素而具有吸引消费者注意、增强商标图样显著性的作用）；
• 商标在后续实际使用时形式如与注册时不一致、衡量“商标显著性特征元素”是否被改变时，应进行整体判断，除语义之外，还应有视觉及发音等因素的综合考量；
• 消费者无从知道原商标其实是有仙人掌图形元素加‘Cactus’文字内容组成；
• 消费者群体并不局限于卢森堡地区（欧盟普通法院所在地），因为仙人掌在欧盟其他成员国的文字表述并不当然等同于‘Cactus’，还有很多种其他可能性。

针对EUIPO上述观点，欧盟法院指出，在欧盟法院前的上诉仅限于法律适用问题，因此需要首先排除掉“消费者是否得以知悉、其群体是否局限于卢森堡地区”等事实认定部分。而关于本案在先商标是否真实使用的问题，欧盟法院持下述观点：

• 根据《欧盟商标条例》第15条第1款(a)项（现行《欧盟商标条例》中对应法条为第18条第1款（a）项），仅有在商标显著性特征未被改变的情况下，才可能被认定为真实使用。就本案而言，考虑到引证图文商标的文字部分（Cactus）相比于经过风格化设计的仙人掌图形元素而言并不具备显著性特征，因此在实际使用过程中文字部分（Cactus）的缺失也并不足以影响引证图文商标的整体显著性特征）。
• 欧盟法院判决（第70段）以及总法务官意见（第81段）也从方法论的角度认可了普通法院的判决。在判断真实使用时，通常需要对实际使用商标和注册商标通过视觉、发音、语义等方面进行综合评判（global assessment），以衡量“商标显著性特征元素”是否被改变。就本案而言，从视觉比较出发，引证图文商标在实际使用中和其注册时一样，都包含了仙人掌这一具备显著性特征的图形元素；其次，欧盟法院认为，考虑到注册商标的图形元素和文字部分都指向了“仙人掌”这同一个语义，因此进行发音上的比较就显得多余，普通法院未进行发音上的比较并没有错误。

综上，欧盟法院驳回了EUIPO的上诉请求，维持了普通法院的判决。

启示：

欧盟法院的这一判决，除了基于法不溯及既往原则对IP Translator规则不具有溯及力所做出的澄清之外，更重要的是再次强调了商标变形使用构成真实使用所需满足的条件。

在商业实践中，商标所有人往往在商标注册完成后的实际使用过程当中，基于市场、宣传、销售等诸多原因，对商标进行变形使用。通过该判决，欧盟商标所有人可以获得如下启示：

1.  根据《欧盟商标条例》第15条第1款(a)（现行《欧盟商标条例》中对应法条为第18条第1款（a）项）的规定，如果满足“商标显著性特征未被改变”的前提，变形使用也可能满足真实使用的要求。

2.  本案为“商标显著性特征未被改变”提供了一个参考例，即，针对某一图形/文字类型商标，商标所有人在后续使用商标图样时，选取使用的图形元素与注册时所用图形元素完全一致，仅省去对商标整体显著性没有影响的文字部分，则主管机构或法院有较大可能性会将其认定为真实使用。

3.  从方法论上看，判断“商标显著性特征是否被改变”时，也即对“商标实际使用中的形式与商标注册时的形式存在哪些不同”进行评估，此时需要全面地、综合地进行考量。通常，视觉、发音和语义是最重要的三个比较维度，不过也需要结合案件具体情况赋予其不同的权重。

4.  相比中国商标法对于变形使用的严格限制，欧盟法院这一判决延续了欧盟商标法司法实践中对于商标变形使用的一贯的相对宽松的立场。

判决及总法务官意见原文详见：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-501/15P