2018-06-01: 欧盟普通法院就阿迪达斯商标所涉纠纷案做出判决
打印德国华孙专利律师和律师事务所，2018年6月1日，德国慕尼黑
撰稿：陈力霏（HUASUN）黄若微（HUASUN)
（图片来源©HUASUN）
一、案情简介：
2009年7月1日，Shoe Branding Europe BVBA（后文将简称为Shoe Branding Europe或涉争商标申请人）向欧盟知识产权局（European Union Intellectual Property Office，下文简称EUIPO，在本案申请递交时名称仍为欧盟内部市场协调局—Office for Harmonization in the Internal Market）递交了一件欧盟商标申请（后文简称为“涉争商标申请”，商标申请图示如下），拟保护的商品为鞋（尼斯分类第25类），并在递交申请时注明：该欧盟商标申请的商标类型为位置商标，商标由位于鞋子的下图所示位置的两条平行线组成，图中虚线部分仅用以呈现商标的位置，并不是商标组成部分。
（图片来源©EUIPO）
2010年9月13日，德国阿迪达斯公司（adidas AG，后文简称为阿迪达斯）以原欧盟商标条例第8(1)(b)条（混淆可能性）、第8(5)条（无正当理由使用申请商标可能导致其从在先知名商标的显著特征或声誉中获益，或对其造成损害）为理由提起异议，作为异议基础的两件在先商标具体情况如下：
- 注册号为3517646的欧盟图形商标（也就是阿迪达斯最著名的“三道杠”商标，该商标是本案双方和法院的实际争论焦点所在，后文将简称为“在先商标”），于2006年1月26日获准注册，寻求商标保护的范围为尼斯分类第25类下的鞋类商品。其商标图形如下所示：
（图片来源©EUIPO）
- 注册号为39950559的德国商标，于1999年12月14日以“其他类型商标”获准注册，寻求商标保护的范围为尼斯分类第25类下的鞋类商品。其商标图形如下所示：
（图片来源©CURIA）
阿迪达斯提起的异议申请于2012年5月22日被驳回。阿迪达斯就驳回决定提起申诉。2013年11月28日，第二申诉委员会经审理后认为涉争商标申请与阿迪达斯的商标从整体上看是不同的，这足以排除混淆可能性的存在，同时也不至于发生欧盟商标条例第8（5）条所称的可能的损害，据此，申诉委员会驳回了阿迪达斯的申诉请求。阿迪达斯不服上述申诉决定，于是提请欧盟普通法院（the General Court）撤销前述决定。欧盟普通法院经审理后于2015年5月21日做出T-145/14号判决，其中指出EUIPO申诉委员会在判断涉争商标申请与在先商标的近似程度、相关公众、混淆可能性等方面存在错误，并撤销了前述申诉决定。普通法院该判决在二审得到了欧盟法院的维持（案号C-396/15 P）。根据法院判决，申诉委员会进行了重审，考虑到商标一定程度的近似、商品的相同以及在先商标的巨大声誉，申诉委员会在重审后支持了阿迪达斯基于欧盟商标条例第8（5）条提出的异议请求。
涉争商标申请人Shoe Branding Europe不服申诉委员会重审后做出的决定，于是提请欧盟普通法院予以撤销。
二、争点归纳：
Shoe Branding Europe提出上诉的主要的法律上的理由是申诉委员会适用欧盟商标条例第8（5）条时存在错误，这也是本案的争议焦点。
具体而言，欧盟普通法院在审理时主要考查了如下三个争点：
- 在先商标是否享有声誉
- 涉争商标申请是否对在先商标声誉以及商标显著性造成损害
- 在后商标申请的使用有无正当理由
三、判决要旨：
欧盟普通法院首先在判决中全面梳理了本案核心的法律问题，即，适用欧盟商标条例》第8（5）条——通常也被认为是知名商标的扩大保护条款——应具备的构成要件包括：（1）在先商标应为已注册商标；（2）在先商标和在后商标申请的标识应相同或近似；（3）在先商标应具备在欧盟范围内或相关成员国范围内的声誉（取决于在先商标是欧盟商标还是成员国国内商标）；（4）无正当理由的在后商标申请的使用会导致其从在先商标的显著性或声誉中获取不正当利益，或对在先商标的显著性或声誉造成损害。
随后，普通法院考察了现有判例法上对在先商标知名度认定标准、商标标识之间建立联系的必要性、第8（5）条规定的三种损害类型及其认定条件等重要法律问题，尤其是在判断在后商标申请是否从在先商标的显著性或声誉中获取不正当利益方面，法院列举了下述考量因素（归纳自2009年具有里程碑意义的欧莱雅案，案号C-487/07）：
- 涉争商品或服务之间的性质及近似程度
- 涉争商标之间的近似程度
- 在先商标所享有的声誉高低
- 在先商标所具备的显著性强弱
- 给相关公众造成错误认知的可能性
普通法院还特别明确了判断在后商标申请的使用是否存在正当理由（或称为善意使用）时应满足的条件：
- 第三方可证明该相似商标于在先商标的申请递交前已被使用，或至少在在先商标获得声誉之前已被使用
- 该相似商标的使用是真实、有效、诚信的
- 该相似商标的使用必须遍及享有声誉的在先商标所注册的区域或国家
- 该相似商标与享有声誉的在先商标在相关区域或国家内无争议共存，即，未遭到在先商标权利人提起的任何形式的争议
1.结合本案事实及证据，就在先商标是否享有声誉进行认定
早在2010年提起异议程序时， 阿迪达斯方面便提交了丰富的文件资料以证明在先商标已被投入了真实使用，并已在运动服装及鞋类商品市场中享有了知名度。
EUIPO商标异议部门及申诉委员会经审理后均认为，无论是从使用历史（如自1949年起阿迪达斯便已开始在鞋类商品上使用“三道杠”标识）、市场份额（如2004年在德国所占据的市场份额为25.7%）还是广告宣传投入（如2005年至2009年阿迪达斯在多达十三个欧盟成员国内就使用“三道杠”标识的商品进行了宣传、对世界杯等大型比赛进行赞助）等因素进行考虑，还是依据在数个欧盟成员国开展的消费者调查得出的结论（较高比例的消费者会就含 “三道杠”标识的鞋类商品与阿迪达斯之间建立起联系），抑或是数个欧盟成员国的国内判决对于“三道杠”标识的知名度的认可，均可证明在先商标已享有较高的声誉。
其中需要注意的是，尽管在提交的证据当中，有较多证据文件指向的并非本判决严格对应的在先商标（注册号为3517646的欧盟图形商标），且较多使用行为也仅发生在德国境内，但是欧盟普通法院并未否认该部分证据的有效性，而是认为：（1）在先商标权利人在证明其商标享有声誉时，可以采用多种形式来呈现（并不完全局限为在先商标本身的使用情况），只要能证明相关公众得以清晰识别商品或服务源于在先商标权利人即可；（2）享有欧盟商标条例第8(5)条的扩大保护的前提之一为在先欧盟商标必须在欧盟境内享有声誉，但这不意味着该商标需要在整个欧盟范围内均有一定知名度，而仅需被欧盟一定地域范围内（这里的“一定地域范围”应构成“substantial part of the territory of the EU，单独一个成员国也可能满足该条件）达到一定比例的相关公众所知悉即可，如本案中 “三道杠”商标在德国境内被证明享有声誉，则足以满足该条件。
2.结合本案事实及证据，就在后商标申请是否会给在先商标的显著性或声誉造成损害进行认定
针对这一问题，判决就相关公众的注意程度、在先商标的显著性、涉争欧盟商标申请与在先商标的近似程度、涉争欧盟商标申请是否给在先商标的显著性或声誉造成了损害等考虑因素进行了阐释及说明。
首先，在相关公众的注意程度方面，虽然Shoe Branding Europe认为申诉委员会错误适用了“一般消费者检验（average consumer test）”并认为运动鞋的消费者应被认定具备高于一般水平的注意程度，但普通法院在判决中明确指出：本案涉争商品（运动鞋类商品）属于普通的日常用品，无论是购买还是使用都无需消费者拥有特殊的知识，且支付这些商品并不会给消费者的经济生活带来过重的负担。基于此，消费者在选购此类商品时并不需要具备更高的注意水平。
在回应Shoe Branding Europe关于在先商标本身是否具有显著性的质疑时，欧盟普通法院重申了“商标可以通过使用获得显著性”，并强调：本身并不具有显著性的商标通过了长期以及大规模的使用后，在特定情况下至少可以获得普通程度的显著性。而且本案中在先商标已经通过使用而享有声誉（这一部分已经得到官方认可），因此无需再证明在先商标具备显著性。
在涉争商标申请与在先商标的近似程度判断中，判决指出：涉争欧盟商标申请与在先商标的标识尽管在长度以及倾斜方向上有所不同，但是用于运动鞋类商品上时产生的差异实在太过细微，在前文已认定的一般注意程度的前提下，并不容易被普通消费者所察觉；另外，在先商标虽选择类型为图形商标，但其与涉争商标申请（在说明中自行归类为“位置商标”）寻求保护的重点并无实质差别（如在先商标递交申请时向官方补充的说明为“本商标由鞋带与鞋底之间的平行等距的三道杠组成”，而涉争商标申请“虚线呈现出的元素则并不是商标组成部分”的描述其实也在强调倾斜的两道杠才是保护的对象）。
最后，在判断涉争欧盟商标申请是否给在先商标的显著性或声誉造成了损害时，法院肯定了享有声誉的在先商标可通过欧盟商标条例第8（5）条获得较普通商标更大的保护范围。比如，在先商标通过使用已享有了较高的市场声誉，普通消费者不可避免地会对在先商标产生一定了解，那么在涉争商标申请与在先商标的标识从视觉上并无实质区别、指向的商品完全一致、面对的市场和消费群体也是大体相同的情况下，无论涉争商标申请人是有意还是无意为之，都无形之中给消费者造成了错误认知、利用了在先商标权利人已投入大量时间和资源所开拓的市场、构成了典型的“搭便车”的行为。即使仅仅是“可能”使得相关公众产生错误认知，但只要使得相关公众将涉争商标申请与在先商标建立起了某种联系，就存在减弱在先商标显著性、攀附其市场声誉、利用其显著性或声誉取得不正当利益以及淡化乃至丑化在先商标的可能性。基于此，涉争欧盟商标申请给在先商标的显著性或声誉造成损害的可能性无法排除。
3.结合本案事实及证据，对涉争欧盟商标申请是否存在正当使用理由进行认定
承前所述，正当使用理由（due cause）的存在必须满足十分严苛的条件。比如涉争商标申请人除德国外，并未提供其在其他“享有声誉的在先商标所注册的区域或国家”内的有效使用证据；此外，涉争欧盟商标申请与享有声誉的在先商标在相关区域或国家内显然也并不是无争议共存（比如，二者曾于1990年在德国发生纠纷，2004年在欧盟主管机构前发生异议程序）；再者，一些证据表明涉争商标申请人的使用无法满足“真实、有效、诚信”（real, effective, good faith）的要求，比如其于2007年在西班牙与葡萄牙使用“两道杠已足够”（two stripes are enough）的口号宣传自己的鞋类商品，就可以显示出其攀附在先商标声誉的企图。
综上，欧盟普通法院于2018年3月1日做出T-629/16号判决，驳回涉争商标申请人Shoe Branding Europe提请的全部诉讼请求，并判令其承担本次诉讼的相应费用。
四、启示：
本案在经过旷日持久的多轮程序之后终于尘埃落定（目前暂未查到Shoe Branding Europe提起上诉的记录）。本案在判决之前就颇受关注，对于阿迪达斯是否能以其著名的“三道杠”商标成功阻止这个角度不同的“两道杠”商标的注册，业内有诸多猜测。从判决结果来看，对于著名商标的扩大保护（适用欧盟商标条例第8（5）条），欧盟普通法院延续了自欧莱雅案（C-487/07）以来的一贯立场，强调了“不正当获利”或“搭便车”作为一种注册障碍事由，意在保护著名商标权利人在其商标上业已投入的大量资源及著名商标上所附带的商誉，体现了反不正当竞争法对于商标法的渗透和影响（虽然这种影响仍受到多方质疑乃至反对）。
就法律实践而言，本案有以下几点值得我们特别留意：
1. 根据欧盟当前的法律规定和司法实践，欧盟商标条例第8（5）条规定的著名商标扩大保护并不以相同或近似商品/服务为要件（虽然在本案中涉争商品是几乎相同的），且对于商标知名度或声誉的地域范围的要求也并非高不可攀，前述做法当然让知名商标的权利人及其代理人欢欣鼓舞，但对于市场中的其他商标申请人（有相当一部分商标申请人拟保护的商品或服务很可能与知名商标对应的商品或服务毫无关系）而言，无疑极大地束缚了他们的手脚，限制了他们在商标申请时的选择余地，后续也增加了与在先商标发生冲突的可能性。在欧莱雅案确立的裁判标准短期内不会发生实质改变的大环境下，作为在后的商标申请人，为尽量避免招致风险，除了在商标设计之初就注意尽量避开那些知名商标的显著特征，还应在申请前期做好冲突商标的全面检索工作（尤其要考虑到知名商标具有跨类/扩大保护的特点）。
2.如果某一欧盟商标申请被第三方基于在先知名商标提起异议程序，而该商标申请其实早已在市场上进行了真实、有效、诚信的使用，则商标申请人可以考虑“该商标的使用存在正当理由”这一法定抗辩理由。但是，由于证明正当理由的存在需要满足较为严格的条件，因此，一旦选择采用这一抗辩理由，被异议的一方要尽力争取从使用时间、使用地域、无争议共存等方面搜集相关证据，才有可能成功向主管机构或法院证明“due cause”确实存在。
判决原文请见：
