2018-10-25: 欧盟法院判决明确欧盟商标通过使用获得显著性的地域认定标准
打印华孙事务所，2018年10月25日
撰稿：张昊钰（HUASUN）黄若微（HUASUN）
案情简介
2002年3月21日，Société des produits Nestlé SA（后文简称为雀巢公司）递交了一件欧盟三维商标申请（后文简称为“涉争商标”，商标申请图示如下），拟保护的商品主要为糖果、烘焙食品、糕点、饼干、蛋糕、蛋奶烘饼（尼斯分类第30类）。
（图片来源：©CURIA)
2007年3月23日，Cadbury Schweppes plc（即吉百利公司，其后被Mondelez UK Holdings & Services Ltd即亿滋国际收购并由其继续作为本案当事人，后文简称为亿滋国际） 以《欧盟商标条例》（现第2017/1001号条例，原第207/2009号条例，本文中法条编号以原第207/2009号条例为准）第7(1)(b)条商标缺乏显著性的绝对注册障碍为由向EUIPO提起商标无效程序。2011年1月11日EUIPO无效部门认定涉争商标无效，雀巢公司不服该决定向EUIPO申诉委员会提起申诉，EUIPO第二申诉委员会认为尽管涉争商标并不具备天然的、固有的显著性，但雀巢公司证明了该商标通过在相关商品上的使用而获得了显著性，符合《欧盟商标条例》第7(3)条关于通过使用获得显著性的例外规定。
亿滋国际对前述决定不服，于2013年2月19日向欧盟普通法院提起上诉，要求撤销EUIPO申诉委员会的上述决定。经审查，欧盟普通法院认为申诉委员会在对雀巢公司提交的通过使用获得显著性的证据进行审查时存在错误，主要是其未能对涉争商标是否在比利时、爱尔兰、希腊和葡萄牙这四个欧盟成员国通过使用获得显著性的问题做出认定。据此，欧盟普通法院撤销了前述EUIPO申诉委员会决定。
当事各方不服判决，分别向欧盟法院提起上诉。雀巢公司诉请（上诉案号为C-84/17P）驳回上诉判决，理由是该判决违反了《欧盟商标条例》第7(3)条及52(2)条规定。亿滋国际诉请（上诉案号为C-85/17P）撤销上诉判决中的部分段落。EUIPO诉请（上诉案号为C-95/17P）驳回上诉判决。欧盟法院决定对前述上述案件进行合并审理。 其中，针对亿滋国际的上诉（案号C-85/17P），欧盟法院审查后认为由于其并非针对欧盟普通法院判决中可执行的部分，而仅是要求修改部分判决依据，因此决定对亿滋国际的上诉不予受理。即，本次判决主文内容主要针对的是雀巢公司和EUIPO的上诉请求而做出的。
为方便读者，我们在此列举本案相关的实体法律条文，主要如下：
《欧盟商标条例》第1(2)条：
[An EU] trade mark shall have a unitary character. It shall have equal effect throughout the [European Union]: it shall not be registered, transferred or surrendered or be the subject of a decision revoking the rights of the proprietor or declaring it invalid, nor shall its use be prohibited, save in respect of the whole [European Union]. This principle shall apply unless otherwise provided in this Regulation.
《欧盟商标条例》第7条：
1. The following shall not be registered:
...
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
...
2. Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the [European Union].
3. Paragraph l(b)(c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods and services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.
《欧盟商标条例》第52条：
1. [An EU] trade mark shall be declared invalid on application to [EUIPO] or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:
(a) where the [EU] trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7;
...
2. Where the [EU] trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7(1)(b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.
3. Where the ground for invalidity exists in respect of only some of the goods or services for which the [EU] trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid as regards those goods or services only.
欧盟法院判决（Joined Cases C-84/17 P, C-85/17 P and C-95/17 P）
本案争议焦点集中于根据《欧盟商标条例》第7(3)条试图证明涉争商标通过使用获得显著性时，商标申请人或权利人提供的证据的地域范围应达到何种标准。
当事各方对于前述地域范围的认定标准明显分为了两派：
其中一派（主要为雀巢公司和EUIPO）的观点认为，在证明通过使用获得显著性时，考虑到欧盟商标的统一性原则和欧盟法维护统一市场的立法目的，只要商标申请人或权利人提供的证据能够证明在整个欧盟范围内的相当一大部分的相关公众（a significant proportion of the relevant public throughout the European Union, merging all the Member States and regions）能够通过该商标辨识出其所欲保护的商品来源（即，具备显著性）则足以认定符合《欧盟商标条例》第7(3)条的适用条件，而无需去证明该商标在整个欧盟成员国境内都获得了显著性。这一派观点还援引了欧盟法院2012年的两个重要判例，分别为Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM (C‑98/11 P, EU:C:2012:307) 和 Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816)。
另外一派（主要是亿滋国际和欧盟普通法院，也包括参与本次上诉案的总法务官）则认为，对于通过使用获得显著性而言，其证明的地域范围仅仅达到“欧盟的重要的一大部分”（a substantial part of the European Union）是不够的，换言之，即使没能证明通过使用获得显著性的成员国只有一个，也不符合第7(3)条的规定——唯有如此解释，才符合《欧盟商标条例》第1(2)条所规定的欧盟商标的统一性原则（unitary character）的应有之义。
在听取了当事各方和总法务官意见后，欧盟法院做出如下判决：
欧盟法院首先指出了前一派（也就是雀巢公司和EUIPO）观点在引用判例时的错误。Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816)一案主要是关于《欧盟商标条例》第15(1)条规定的欧盟商标真实使用（genuine use）的地域范围如何认定，而与本案所涉第7(3)条通过使用获得显著性的问题无关。欧盟法院强调，认定商标通过使用获得显著性的地域范围，不同于认定商标真实使用的地域范围，因此法院通过判例确立的针对后一个问题的认定规则，不能适用于前一种类型的案件。
欧盟法院进而指出，按照Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM (C‑98/11 P, EU:C:2012:307)一案所确立的原则，如果一个商标并非自始就在所有欧盟成员国具备天然的、固有的显著性，那么只有当提供的证据能够证明其在欧盟全境内均已通过使用获得了显著性，才能够克服自始存在的显著性障碍。虽然法院在同一案件判决中也承认，为了证明前述待证事实（在欧盟全境内均已通过使用获得显著性），要求申请人或权利人就每个成员国逐一提供通过使用获得显著性的证据的做法是不合理的，但是，法院特别强调，务必要将待证事实（在欧盟全境内均已通过使用获得显著性）和证明方法（是否要就每个成员国逐一提供使用获得的显著性证据）区分开来。
就本案中的证明方法而言，欧盟法院认为，《欧盟商标条例》并没有规定在证明商标通过使用获得显著性时，相关证据需要就每个成员国逐一提供。因此，提供的某一证据与若干个成员国甚至整个欧盟相关也是可以的。正如本案总法务官在其意见中指出的，在一般商业实践中，针对特定的商品或服务，经营者经常会根据自己的经营策略将若干个成员国作为一个整体的市场来对待。当两个或若干个成员国的地理、文化、语言等情况非常相近时，如果第一个成员国的相关公众对于该商标所指示的商品或服务来源有足够的了解，那么通常可以推断第二个或另外若干个成员国的相关公众亦是如此，这些成员国的市场就具有一定的相似性，第一个成员国具有地域代表性。因此根据市场相似性程度，针对某些国家市场所提供的证据，也足以证明其他地区的市场或其他证据不足以覆盖的市场商标通过使用获得显著性的情况。
虽然在提交证据时可以采取如上做法，但是，其待证事实并不因此发生改变。欧盟法院指出，就《欧盟商标条例》第7(3)条而言，尽管针对每个成员国逐一提供证据并非必要，但所提供的证据最终必须足以证明该商标在整个欧盟地区通过使用获得了显著性，而不能遗漏任何一个成员国。
在明确了前述原则的基础上，欧盟法院认为，在本案中，普通法院在法律适用问题上没有错误，在适用《欧盟商标条例》第7(3)条时，若一个商标在整个欧盟境内并不自始具备固有显著性，则需要证明其通过使用在整个欧盟境内获得了显著性，而不是如雀巢公司或EUIPO认为的仅需证明在欧盟大部分地区通过使用获得显著性即可。若负有举证责任的一方所提供的显著性证据不能涵盖欧盟的一部分地区，哪怕仅仅未能涵盖一个成员国，都会出现证据不足的问题，从而导致其无法被认定为在欧盟范围内通过使用获得了显著性。
其次，雀巢公司认为其提供的证据足以推断涉争商标在比利时、爱尔兰、希腊和葡萄牙（也就是普通法院认为其未能成功证明显著性的国家）已通过使用获得显著性，但从涉争商标欲保护的产品的角度出发，已被认定为显著性证据充足的成员国市场（比如德国、西班牙、意大利等）与上述四个成员国市场并没有建立起足够的相似性和关联度，雀巢公司提供的证据并不足以推断在这四个成员国市场也已通过使用获得了显著性。因此申诉委员会对于《欧盟商标条例》第7(3)条的适用错误，其决定应予撤销。
综上，欧盟法院驳回雀巢公司（C-84/17P）以及EUIPO（C-95/17P案件）的上诉，维持了普通法院所做的判决。
启示
欧盟商标是一项在整个欧盟境内有效的权利，《欧盟商标条例》第1(2)条所规定的统一性原则（unitary character）被视为其重要特征之一。由于欧盟目前有28个成员国，因此，在欧盟商标法领域经常会遇到对于地域的认定标准的问题，而且司法实践中就不同法律问题存在明显高低不一的标准——比如，是应该采取“欧盟全境”（throughout the EU）这一显然是最高、最严格的标准，还是采取“欧盟境内大部分地区”（a substantial part or the majority of the territory of the EU）这一相对易证、门槛较低的标准？比如，本案中欧盟法院判决指出，在认定《欧盟商标条例》第15(1)条规定的欧盟商标真实使用（genuine use）的地域范围时，司法实践采取的是后一种标准；又如，在判断是否符合《欧盟商标条例》第8(5)条所称“知名商标”的地域标准时，采取的也是“substantial part of the territory of the EU”的标准，甚至单独一个成员国也有可能满足该条件（较近的案例，可参见我所撰写的《欧盟普通法院就阿迪达斯商标所涉纠纷案做出判决》一文，链接：http://www.huasun.org/ipnews/591）。但是，在涉及到商标显著性这一商标核心要素时，从本案判决结果来看，欧盟的司法实践仍然在地域范围认定时坚持了最为严格的标准，即，在适用《欧盟商标条例》第7(3)条时，若一个商标并不自始在整个欧盟境内具备固有显著性，则需要证明其通过使用在整个欧盟境内——不能有一个成员国例外——获得了显著性。
当然，法院在判决中也强调了待证事实（在欧盟全境内均已通过使用获得显著性）和证明方法（是否要就每个成员国逐一提供使用获得的显著性证据）应该进行区分。即使是为了证明前述待证事实（在欧盟全境内均已通过使用获得显著性），但要求申请人或权利人就每个成员国逐一提供通过使用获得显著性的证据的做法仍是不合理的。在商业实践中，经营者往往会根据商品或服务的特点将欧盟某些成员国作为一个市场规划和进行其商业活动。欧盟商标所有人想要证明其商标通过使用在欧盟全境内获得显著性时，需要特别注意其举证责任，对于部分较难举证的成员国市场，可以参考本案判决和总法务官意见中提及的思路，即，根据成员国之间的地理、文化、语言等方面的近似程度，建立成员国市场之间的相似性和关联度，争取将显著性证据充足的成员国市场的情况推广至证据不足的成员国市场，从而符合《欧盟商标条例》第7(3)条规定的通过使用获得显著性的要求。反过来，对于相对方而言，一方面要仔细分析对手证据，找到其提供的显著性证据的地域覆盖面的漏洞，另一方面，即使在对手采取了前述做法（建立市场关联并将显著性证据推广适用到部分没有直接证据的成员国市场），也仍可以考虑对相关市场之间的相似性、关联度进行攻击，只要有一个成员国没有被涵盖进对手的证明对象中，就能够摧毁其所声称的通过使用在欧盟全境获得显著性的基础。
欧盟法院本案判决专题页面（含判决和总法务官意见）详见：
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-84/17&language=en
