2019-12-23: 欧盟法院就ÖKO-Test商标侵权案做出初步裁决
打印华孙事务所，2019年12月23日
撰稿：黄若微（HUASUN）桂婷婷（HUASUN）陈力霏（HUASUN）
（图片来源：©CURIA)
一、案情简介
ÖKO-Test Verlag GmbH是一家德国出版社（后文将以ÖKO-Test出版社简称），其就市面上的商品和/或服务独立做出测评，并在其出版的杂志中为消费者提供相应测评结果。自2012年起，ÖKO-Test出版社就以下图所示商标图样获得了欧盟商标的注册，其就同一商标图样也在德国国内获得了商标注册。前述商标在此合称“涉争商标”，与本案案情相关的商标保护类别为第35类（主要为通过测试和调查结果为消费者提供选择商品和服务的信息及咨询服务）第42类（主要为产品测试和服务评估服务，质量评估服务，技术测试和分析服务）。
涉争商标（欧盟商标和德国商标）图样如下图所示：
（图片来源：©CURIA)
ÖKO-Test出版社的主要经营模式为：选取产品进行测评并将测评结果发布在其发行的杂志上（无需产品生产商的同意），在某些情况下，ÖKO-Test出版社还会与与被测试产品的生产商签订许可协议，生产商可根据许可协议规定将ÖKO-Test商标作为质量标签（“quality label”）添加于商品之上，表示这一商品经过了相应的质量检测。此类许可协议的有效期往往止于ÖKO-Test出版社就该产品做出了新的检测及评估。Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG公司便为与其采用此类方式合作的德国企业之一。
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG公司（后文将以Dr. Liebe公司简称）是一家德国的牙膏生产及销售商。2005年，其生产的一款名为“Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme”的牙膏通过了ÖKO-Test出版社的测试并取得“非常好”（德文“sehr gut”）的评价等级。同年，ÖKO-Test 出版社和Dr. Liebe公司签订许可协议， Dr. Liebe公司被授权许可在前述牙膏上使用ÖKO-Test商标，以表明其通过了测评并取得相应的评价等级。
2014年，ÖKO-Test出版社发现Dr. Liebe公司将其ÖKO-Test商标及“非常好”的评价等级使用于其旗下的另一款牙膏产品的外包装上，该款产品与2005年许可协议所涉具体产品的名称、描述和包装均不相同。如下图所示，在该新牙膏外包装上，可以清晰的看见ÖKO-Test商标和“非常好”的评分等级。
（图片来源：©CURIA)
ÖKO-Test出版社以Dr. Liebe公司未经授权在新款产品上使用ÖKO-Test商标及评估结果的行为侵害了其商标权为理由将Dr. Liebe公司诉至杜塞尔多夫地方法院。杜塞尔多夫地方法院经审理后认为，Dr. Liebe公司未经授权使用ÖKO-Test质量标签且将其用于为消费者提供信息及咨询服务上，侵犯了ÖKO-Test出版社的商标权，判令其停止在涉案商品上继续使用该质量标签、从市场中撤回并销毁涉案商品。
Dr. Liebe公司不服一审判决，上诉至杜塞尔多夫高等地方法院。ÖKO-Test出版社也就一审判决提起了上诉。
杜塞尔多夫高等地方法院经审理后认为初审法院就上诉双方的许可协议于2014年已终止的判定正确，但Dr. Liebe公司将ÖKO-Test商标用于牙膏类产品之上、而非ÖKO-Test商标注册时所保护的相关服务范围，且ÖKO-Test商标的知名度仅在其作为质量标签时享有、而非在其作为商标本身使用时享有，因此对于Dr. Liebe公司未经许可使用ÖKO-Test商标的行为是否可以依据《关于协调成员国商标法律的欧盟指令》（该欧盟指令的最新版本为DIRECTIVE (EU) 2015/2436，法院考虑到主程序涉争案情的发生时间，初裁仍以旧版本即Directive 2008/95/EC为准，下文简称“指令”）第5条和《欧盟商标条例》（该欧盟商标条例的最新版本为2017/1001，但法院初裁仍以旧版本即原第207/2009号条例为准，下文简称“条例”）第9条被认定为侵犯了ÖKO-Test出版社的商标权，杜塞尔多夫高等地方法院尚存有疑问，继而将下述问题提交至欧盟法院请求其做出初步裁决：
问题1：
下列情形是否构成条例第9(1)(b)条或者指令第5(1)(a)条所称的商标侵权：
a) 涉争商标被用于不在其保护范围内的商品；
b) 涉争商标在相关公众的认知中属于“检测标志”（“test seal”）或说是“质量标签”；以及
c) 前述商标寻求保护的范围主要在于为消费者提供信息咨询、产品检测评估结果等服务。
问题2：
如欧盟法院对问题1的答案是否定的，那么下列情形的商标使用行为，是否构成条例第9(1)(c)条或指令第5(2)条所指的侵权使用（前述法条主要涉及知名商标的跨类保护）：
a) 商标在其作为“质量标签”被使用时享有知名度/声誉，且
b) 第三方将该商标作为质量标签进行使用。
为方便读者，我们在此列举本案相关法律条文，主要如下：
条例第9条（Regulation No 207/2009）：
Article 9
1. A [European Union] trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
(a) any sign which is identical with the [European Union] trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the [European Union] trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the [European Union] trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
(c) any sign which is identical with, or similar to, the [European Union] trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the [European Union] trade mark is registered, where the latter has a reputation in the [Union] and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the [European Union] trade mark.
2. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:
(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
…
指令第5条（Directive 2008/95）
Article 5
1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.
2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:
(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
…
此外需要注意的是，前述指令第5(2)条中关于知名商标保护的内容也已被转化为德国国内法（详见德国商标法第14条）。
二、总法务官意见（OPINION OF ADVOCATE GENERAL）
本案总法务官M. Campos Sánchez-Bordona在其于2019年1月17日提交的意见中，针对杜塞尔多夫地方高等法院提出的第一个问题给出了别出心裁的答复建议。
总法务官在梳理案情之后引用了欧盟法院2017年就Gözze案所做的判决（Judgment of 8 June 2017, W. F. Gözze Frottierweberei and Gözze, C‑689/15, ‘the judgment in Gözze’, EU:C:2017:434），申明“当某一标识仅被用作所谓‘质量标签’，而非为了体现商品来源或某一生产商对该商品质量负责，则该使用并不被认为是一种基于商标基本功能的使用”。总法务官认为，如果顺着这个思路往下走，考虑到ÖKO-Test出版社自己并不生产牙膏且涉争商标也并不是为了指示商品来源，因此ÖKO-Test出版社恐怕无法依据条例第9(2)(a)和(b)条禁止Dr. Liebe公司的使用行为。
总法务官在此指出，虽然本案可能无法适用条例第9(2)(a)和(b)条，不过，考虑到本案的涉争商标所具有的知名度，ÖKO-Test出版社仍可以考虑适用条例第9(2)(c)条作为替代。但是，对于那些不被认定为具有知名度的商标的权利人来说，该如何在商标法框架下获得相应救济呢？总法务官经过一系列分析（较为繁杂在此不做赘述）之后认为，本案中Dr. Liebe公司的行为可以构成某种所谓“双重使用”，即：第一重使用行为—— 将标注评价等级为“非常好”的ÖKO-Test标志用于其牙膏产品的包装，利用ÖKO-Test测评累积的声誉，提高其产品对消费者的吸引力；第二重使用行为——在其产品上使用ÖKO-Test标志，也会使消费者将其与ÖKO-Test出版社提供的测评服务联系起来。进一步地，总法务官还指出，Dr. Liebe公司还损害了商标的来源指示功能并对商标权利人在该商标上业已做出的投资带来了不良影响。总法务官据此推导出该情形可以适用条例第9(2)(a)关于双重相同（“double identity”）的规定。当然，由于提供服务的来源对于消费者而言不至于混淆，则条例第9(2)(b)关于混淆可能性的规定在此无法适用。
虽然对于第一个问题给出了肯定的答复，但总法务官还是简要给出了自己对于第二个问题的观点。他认为，在消费者认知中，涉争商标是否是一个所谓的“质量标签”对于认定其知名度而言并无影响，杜塞尔多夫高等地方法院要重点考察的内容主要是Dr. Liebe公司的行为是否从涉争商标的显著性特征或声誉中获取了不正当利益，且该等行为缺乏正当理由。
此外，虽然只是一笔带过，总法务官还表示，ÖKO-Test出版社也可以考虑违约之诉，或在德国反不正当竞争法框架内尝试解决本案纠纷。
三、欧盟法院初步裁决（案号C‐690/17）
欧盟法院于2019年4月11日做出第C‐690/17号初步裁决。
对于第一个问题，欧盟法院没有采纳总法务官关于“双重使用”这一看起来有些超出常规的分析思路。法院在分析了条例9(1)(a)条“双重相同”和9(1)(b)条“混淆可能性”各自的构成要件后指出，由于本案中Dr. Liebe公司未经许可于其上使用涉争商标的产品与涉争商标所保护的服务之间不存在相同或近似，前述条款在本案中无法适用。ÖKO-Test出版社认为，前述结论虽然是经过文义解释和整体解释后做出的，但这将造成对“质量标志”商标权利人的保护的不当削弱。欧盟法院对此回应称：欧盟法律赋予商标权利人的排他性权利并非绝对，而是有明确、清晰的权利边界；欧盟法律体系后来也通过新增关于证明商标的规定（条例最新版本第83-93条）来完善对类似情况下的权利人的保护；此外，不能适用前述“双重相同”和“混淆可能性”条款并不意味着ÖKO-Test出版社无法通过其他途径获得救济，比如条例第9(1)(c)条关于知名商标的保护、合同法关于违约责任的规定以及其他法律规定（本案中主要指的是反不正当竞争法）。
至于第二个问题，杜塞尔多夫地方高等法院的疑问首先在于：涉争商标是以“质量标签”取得其知名度的，而似乎并非注册商标；而相关公众在接触到Dr. Liebe公司附有涉争商标的商品时，会将其认为仅是质量标签的展示，而恐怕很难将之视为一个商标使用行为。欧盟法院在此问题上采纳了总法务官的意见，并未纠结相关公众对于涉争商标的所谓“质量标签”认知，而是明确指出：在所谓知名度或声誉的认定上，会预设相关公众一定程度的认知——在这里，“相关公众”的范围是由涉争商标相关的商品和服务所决定的，而这一认知是否达到“具备知名度”则要看其当时是否已被相关公众中的相当一部分所知晓。就本案而言，涉争商标的知名度取决于其是否被相关公众中的相当一部分所知晓，这一对于商标的“知晓”要求不应被解释为相关公众具体知道该质量标签被注册为商标，而只要有相当一部分的相关公众知晓这一标识就已足够。由此，法院认定涉争商标符合适用条例第9(1)(c)条和指令第5(2)条关于知名商标跨类保护的前提条件，接下来杜塞尔多夫高等地方法院在重启审理之后要查明的问题就集中在以下两点：
- Dr. Liebe公司将涉争商标用于其产品的行为是否从涉争商标的显著性特征或声誉中获取不正当利益，或前述行为是否损害了涉争商标的显著性特征或声誉；以及
- Dr. Liebe公司是否能够证明其前述行为具有正当理由。
四、启示
我们认为本案对于实务工作的参考价值主要有以下几个方面：
首先，欧盟法院和总法务官在考察涉争商标知名度/声誉时，并未在杜塞尔多夫高等地方法院所疑虑的“质量标签”（quality label）这个问题上过多纠缠，而是明确指出：相关公众对于商标的“知晓”要求不应被解释为相关公众已经具体、明确地知道该标识被注册为商标，而只要达到“知晓该标识”就已足够，从而也表明欧盟法院并未将所谓“质量标签”当成某种特殊类型的商标，而是将其视为普通商标一视同仁地适用法律。
其次，在涉及商标的纠纷中，多维度、多方向的争议解决进路的重要性日益凸显。就本案而言，ÖKO-Test出版社在一开始提起诉讼的时候，可以考虑的案由至少有违约（违反许可合同）、侵权（侵犯商标专用权）、德国反不正当竞争法上的误导行为。虽然作为原告的ÖKO-Test出版社在本案中以商标侵权提起诉讼，不过如欧盟法院和总法务官所说的，商标法并非唯一的法律保护来源，商标权利人在维权过程中不妨打开思路，考虑其他更多维度的法律保护方式。
再次，欧盟法院在本案中重温了条例第9(1)(a)条的一种特殊适用规则。该规则主要由欧盟法院通过2007年的Opel案（judgment of 25 January 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55）确立，适用于一种极例外的情形，即：如第三方未经许可使用与注册商标相同的标识于其提供的服务中，而其服务针对的商品与在先商标权利人所持商标保护的商品完全相同，两者（在先注册商标所保护的商品和未经许可使用相同标识的服务）之间存在特定且不可分割的联系，使得相关公众错误认为第三方提供的服务来源于商标权利人，则在此情况下可以适用条例第9(1)(a)条关于“双重相同”的规定。易言之，在已注册商标保护的商品和在后相同标识对应的服务之间所存在的特定、不可分割的联系，让这里的“商品”和“服务”被破例解释为“相同”。当然，该规则适用的情形非常特殊，欧盟法院对其适用（特别是何谓“特定、不可分割的联系”）也有严格的把握。
最后一个有意思的问题是：虽然涉争商标主要注册保护的信息咨询和产品评测等服务，并未注册成证明商标（Certification marks，当然，由于欧盟法和德国法直到2017年之后才正式引入了证明商标的规定，因此ÖKO-Test出版社在本案中客观上也不可能以证明商标被侵犯作为其请求权基础），但如欧盟法院在其初裁结果中提到的，欧盟法引入证明商标的考虑之一就在于为本案这样的“质量标签”商标权利人提供更完善的保护。与普通商标、集体商标不同，证明商标并非用以指示商品和/或服务来源，而是用于对商品和/或服务的特定品质提供认证，当证明商标权利人对申请使用证明商标者的商品和/或服务的材料、产品的制造方式或服务的性能、质量、精确度或其他特定品质（地理原产地除外）进行认证后，申请使用证明商标者可以在通过认证的商品和/或服务中使用该证明商标。根据最新欧盟商标条例第84条的规定，证明商标的申请人需要就证明商标的使用向主管机构提交相应的管理规则，其中必须载明使用证明商标的条件以及违反前述条件时的惩罚措施。假设本案涉争商标是在前述规定引入之后被申请注册为证明商标，那么对其相应的法律保护之网应该会被编织得更加严密、完备。
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