2017-12-14: 欧盟外观设计条例第7(2)条规定的宽限期应如何适用？

德国华孙专利律师和律师事务所，2017年12月14日，德国慕尼黑

问：欧盟外观设计条例第7(2)条规定的宽限期应如何适用？（仅讨论注册式外观设计的情况）

答：《欧盟外观设计条例》（COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs，以下简称“条例”）第4条第1款规定，作为欧盟外观设计获得保护的实质条件是具备新颖性（novelty，具体规定见条例第5条）和独特性（individual character，具体规定见条例第6条）。判断注册式外观设计新颖性和独特性的相关时间节点是申请日或优先权日。简而言之，在前述日期之前公开的外观设计，都有可能成为破坏注册式欧盟外观设计新颖性和/或独特性的在先公开设计。

对于如何在适用第5条（判断新颖性）和第6条（判断独特性）时对在先公开进行判断，条例第7条第1款做了一般性规定，即，对于注册式外观设计而言，如果某一外观设计在申请日或优先权日之前通过注册、展览、贸易等方式而为公众所知（除非前述方式非为欧盟境内相关行业领域人士通过一般商业途径所能得知），则构成在先公开设计。不过，条例也在第7条第2款做了一个例外规定，即关于外观设计公开的宽限期：

“A disclosure shall not be taken into consideration for the purpose of applying Articles 5 and 6 and if a design for which protection is claimed under a registered Community design has been made available to the public:

(a) by the designer, his successor in title, or a third person as a result of information provided or action taken by the designer or his successor in title; and

(b) during the 12-month period preceding the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority.”

按照上述例外规定，在认定新颖性与独特性时，如果同时满足下述两个条件，那么相应的“公开”就不被作为判断新颖性和/或独特性的在先公开：(a) 该公开由设计人、其权利继承人或第三人引起，需要注意的是，前述第三人所为的公开行为是设计人或其权利继承人提供信息或采取行动的结果；(b) 该公开必须发生在申请日之前的12个月内（要求优先权的则是自优先权日起算）。

细究本条款的立法目的，最为直接的参考是《欧盟外观设计条例》开头引言部分对于立法意的释明。其中，引言第（20）段可以明确了解立法者在设置该条款时的意图：

“It is also necessary to allow the designer or his successor in title to test the products embodying the design in the market place before deciding whether the protection resulting from a registered Community design is desirable. To this end it is necessary to provide that disclosures of the design by the designer or his successor in title, or abusive disclosures during a period of 12 months prior to the date of the filing of the application for a registered Community design should not be prejudicial in assessing the novelty or the individual character of the design in question.”

由此可见，宽限期条款的立法目的，在于为设计人或者其继承人在进行申请注册前提供一个检验该设计市场价值的“试水”空间，换言之，在这12个月的期限内，设计人或者其继承人有机会通过摸索来确认该设计在商业上是否成功或有无前景，而不必担心在注册后由于自己此前的公开行为导致已注册的外观设计丧失新颖性和/或独特性。换言之，在前述12个月期间设计人或其继承人以及符合条件的第三人自发进行的公开行为不会导致该注册外观设计无效。

较近的案例，比如，在Sabine Laher与Delfin Wellness GmbH关于某注册外观设计无效争议申诉案中（案号：R 849/2014-3），无效申请人Delfin Wellness GmbH公司提交了与Sabine Laher完全一致并已公开的在先设计，并以此为基础请求宣告Sabine Laher的注册式欧盟外观设计无效。但是申诉委员会经审查认定双方提交的证据足以证明Sabine Laher作为Delfin Wellness GmbH针对涉争设计产品的供应商，二者之间存在真实有效的商业联系，因此Delfin Wellness GmbH公司的在先公开行为是基于权利人Sabine Laher引发的公开行为，并且也符合12个月的时间要求，应适用第7条第2款有关宽限期的规定，即Delfin Wellness GmbH公司的在先公开行为并不会导致Sabine Laher的注册外观设计丧失新颖性和/或独特性，最终申诉委员会没有支持Delfin Wellness GmbH公司的无效请求。

在适用宽限期规定时的特殊注意事项：

第一，申请日或优先权日之前12个月内发生的外观设计注册不能适用宽限期条款。

比如在SKECHERS USA FRANCE与IM PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée外观设计无效争议申诉案中（案号：R 2428/2013-3），无效申请人SKECHERS USA FRANCE公司基于权利人IM PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée于2010年8月4日经注册后公开的外观设计（1221584-0023，以下简称在先注册）以及其它在先外观设计向EUIPO申请宣告权利人持有的于2010年12月27日申请注册并于2011年2月9日公开的外观设计（1252266-0049，以下简称在后注册）无效。EUIPO在无效决定中认为，在先注册1221584-0023是IM PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée在涉争设计申请前的12个月内进行的自行公开的行为，因此根据第7条第2款关于宽限期的规定，在审查在后注册的新颖性和独特性时，该公开行为将不纳入考虑范围，从而不会破坏在后注册的新颖性和独特性。EUIPO最终没有支持SKECHERS USA FRANCE公司的无效请求，SKECHERS USA FRANCE公司因此向申诉委员会提起申诉，第三申诉委员会审理后对于前文所述的公开行为做出了与EUIPO截然不同的认定，并做了详细说理。

申诉委员会认为《欧盟外观设计条例》引言第（7）段明确了该法的立法宗旨，即鼓励创新和新产品开发。一件产品如果已经被公开、被展示或已进入商业流通领域，那么它就已经不再是一件创新产品（因为它已经被知晓），所以也不应授予这件已经不再是创新产品的设计任何排他的权利。立法者在制定法律时在第7条第1款中确定了任何公开行为均会导致设计丧失新颖性与独特性这一基本原则，但是考虑到商业实践的常见情况，为免因机械适用第1款导致设计人无法将产品投入市场进行前期检验，于是通过第7条第2款设置了例外规定。承上，在对第7条第2款进行解释时需要考虑前述立法目的进行严格的限制性解释。申诉委员会指出，宽限期条款设立的目的是给设计人提供一个特定期限通过市场对其设计进行检验，通过市场进行检验的方式意味着必须向社会公开展示该产品（例如广告等）才能进一步确定该产品的商业价值以及是否值得通过注册的方式获得进一步的保护，因此这种检验行为本身应包含向公众推出新产品的宣传性质。而在先注册外观1221584-0023经注册后的公开的行为，并不是为了宣传推广的目的，该公开完全是根据条例相关规定在申请注册后进行的行政管理性质的公开行为。因此，注册后的公开行为并不是第7条第2款所规定的可以适用宽限期的例外情形，而仅仅是第7条第1款规定的一般情形。EUIPO由于曲解了第7条第2款的立法目的，导致了认定错误。

第二，从目前EUIPO在其相关决定中表明的立场来看，宽限期所适用在先公开的外观设计，不仅限于与在后外观设计完全相同的设计，也包括了近似的设计——这里所谓的近似设计包括了两种情况，一种是仅在非实质性细节上有所区别的设计（identical design which differs in only immaterial details），另一种是给知悉用户留下相同整体印象的设计（design creating the same overall impression on the informed user）。

上述立场可以从EUIPO目前的RCD无效程序审查指南（链接：https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_2_2017/examination_of_design_invalidity_applications_en.pdf）第5.5.1.8部分的下述表述中看出：

“Article 7(2) CDR also provides for immunity against the loss of individual character pursuant to Article 6 CDR (decision of 02/05/2011, R 658/2010-3, Lighting devices, § 40). The exception provided in Article 7(2) CDR may therefore apply where the previously disclosed design is either identical to the contested Community design, within the meaning of Article 5 CDR, or the previously disclosed design does not produce a different overall impression.”

对于EUIPO上述立场（实质上是一种对法条的扩大解释）较为有力的支持可能还是要从立法原意出发，即，宽限期制度主要是为了保护企业在产品正式投入市场前的“试水”可能性，那么，考虑到企业在前期宣传销售的产品经常需要经过一定程度的修改，才能成为最后实际敲定上市并申请注册保护的产品，因此，仍是基于企业前期投入保护的目的，EUIPO将宽限期这种保护或优待扩大适用于申请人的其他近似在先设计。这一解释进路，或许有助于我们理解EUIPO现行的做法。

当然，这种做法并非全无争议。比如，在三星和苹果的一件欧盟外观设计纠纷申诉案中（案号：R 1494/2013-3），三星方面就对这种扩大解释表达了明确的反对意见。