2018-07-31: 欧盟法院就“红底鞋”商标案做出初步裁决
打印华孙事务所，2018年7月31日
撰稿：黄若微（HUASUN）张昊钰（HUASUN）
著名设计师Christian Louboutin凭借其于上世纪推出的红底鞋设计获得众多名人追捧，在时尚界享有盛誉。Christian Louboutin和他的公司也一直致力于通过各种方式对红底鞋这一标志性设计进行保护，并与包括Yves Saint Laurent、Zara在内的其他时尚巨头就红底鞋商标或其他相关知识产权发生过多次纠纷。2018年6月，应海牙地区法院请求，欧盟法院就Christian Louboutin红底鞋商标有效性相关问题做出初步裁决。
案情简介：
Christian Louboutin先生的红底鞋商标于2010年1月6日在比荷卢知识产权局获准注册（注册号0874489），保护的商品为尼斯分类第25类下的“鞋类（非矫形鞋）”，商标图样如下所示：
（图片来源：©CURIA)
在商标申请文件中，该标识被描述如下：
“The mark consists of the colour red (Pantone 18‑1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the contour of the shoe is not part of the trade mark but is intended to show the positioning of the mark)”
翻译：“该标识由用于鞋底的红色（国际潘通色号18-1663TP）构成，鞋的轮廓仅用于指示标识所在的位置，而不是该标识的组成部分。”
2013年4月10日该注册商标保护的商品限缩为“高跟鞋（非矫形鞋）“。
Van Haren Schoenen BV（以下简称Van Haren公司）于2012年开始在荷兰销售鞋底为红色的女式高跟鞋。
Christian Louboutin针对Van Haren公司上述行为于2013年5月27日在荷兰海牙提起侵权诉讼，诉称Van Haren公司在荷兰销售鞋底为红色的女式高跟鞋侵犯了其商标权利。法院支持了Christian Louboutin的部分诉求。Van Haren公司不服该判决上诉至二审法院（海牙地区法院，Rechtbank Den Haag），认为Christian Louboutin的红底鞋商标是一个由红色表面组成的二维图形商标，基于《比荷卢知识产权公约》第2.1(2)条，该涉案商标应被认定为无效。
Van Haren公司援引的法律条文为《比荷卢知识产权公约》（Benelux Convention on Intellectual Property）第2.1(2)条的内容，其英文版本如下所示：
Benelux Convention on Intellectual Property (Trade Marks and Designs), signed in The Hague on 25 February 2005 by the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands
Article 2.1 Signs that may constitute a Benelux trade mark
1. The names, drawings, imprints, stamps, letters, numerals, shapes of goods or packaging and all other signs that can be represented graphically and that serve to distinguish the goods or services of an undertaking shall be considered as being individual trade marks.
2. However, signs consisting solely of a shape which results from the nature of the goods, which gives a substantial value to the goods or which is necessary to obtain a technical result, cannot be considered as being trade marks.
《比荷卢知识产权公约》上述条文的规定，转化自关于协调成员国商标法律的欧盟指令（该欧盟指令的最新版本为DIRECTIVE (EU) 2015/2436，即DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade mark，新版本指令规定了一个截止至2019年的过渡期；不过在本案二审法院审理时，指令版本仍为Directive 2008/95/EC，因此本案欧盟法院初步裁决仍以旧版本即Directive 2008/95/EC为准，旧版法条编号及文字表述与最新版本相比均有所不同，请读者特别予以注意），具体内容如下所示：
DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
Article 2 Signs of which a trade mark may consist
A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.
Article 3 Grounds for refusal or invalidity
1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
…
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape which gives substantial value to the goods;
…
二审法院在审理时的疑问主要集中于，涉案商标由用于鞋底的颜色构成，当然，该颜色也属于商品的一个要素，那么其是否属于欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条所规定的注册障碍？进一步而言，二审法院无法确定的是指令所称“形状”（shape），其所指是否仅限于商品的三维属性（比如轮廓、尺寸、体积），还是也包括了非三维的属性（比如本案中的颜色）。就此，海牙地区法院中止了本案审理程序，并提请欧盟法院通过初步裁决对上述问题进行解释。
总法务官意见（OPINION OF ADVOCATE GENERAL）：
本案总法务官Maciej Szpunar先后递交了两份意见。其于2018年2月递交的最近一份意见中，有如下观点值得特别注意：
- 虽然总法务官认为，对于该商标究竟属于什么类型（是纯粹的颜色商标，还是颜色与形状相结合构成的商标，抑或是"a sign consisting of the shape of the goods and seeking protection for a colour in relation to that shape"即所谓的“由商品形状构成并寻求与该形状相关联的颜色的保护的商标”），应该是一个事实评价，因此应由海牙地区法院自行判断并做出决定。不过，总法务官还是提出了他对此问题的意见，即，认为本案商标所包含的颜色与商品形状是不可分割的，并质疑了单纯的颜色对于商品来源的指示功能，据此，总法务官将该商标定性为一个“由商品形状构成并寻求与该形状相关联的颜色的保护的商标”。
- 承上，总法务官进一步对欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条中提及的"...the shape which gives substantial value to the goods"进行解释，并认为，本条所称的赋予商品以实质价值的形状，仅应考虑该形状固有的、内在的属性和特征，而商品或其商标权利人的声誉不应在这一考虑范围之内。
欧盟法院初步裁决（案号C‐163/16）：
出人意料的是，欧盟法院此次初步裁决罕见地未采纳总法务官意见；而且与总法务官在两份意见中的长篇大论相比，欧盟法院的初步裁决的说理则简洁得多。
在其2018年6月12日做出的第C‐163/16号初步裁决中，欧盟法院首先指出，本案海牙地区法院的问题实质上涉及对于欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条所称“仅由形状构成”（“consists exclusively of a ‘shape’”）的解释，即，该条适用范围是否可以涵盖本案红底鞋商标的情况（用于高跟鞋鞋底的红色）？
欧盟法院认为，考虑到欧盟第2008/95/EC号指令本身并未对“形状”进行明确定义，因此，对于“形状”这一概念的涵义，应遵循法院一贯的解释原则进行解释，也就是说，一方面考虑其在日常用语中的通常涵义，另一方面也要考虑其所处语境和法条的立法目的。欧盟法院还提及，根据欧盟委员会的解释，在商标法语境下，“形状”通常被理解为勾勒出所保护商品的一系列线条或轮廓。欧盟法院据此进一步明确，无论从欧盟第2008/95/EC号指令的文本出发，还是根据法院业已确立的判例法，抑或是“形状”这一概念的通常涵义，无轮廓的、纯粹的颜色（colour per se）不能构成本条所称的“形状”。
进一步的问题是，某一特定颜色被用于商品的某一特定部分并致其形成了某种形状，此种情况是否落入欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条的规制范围？就此问题，法院指出，虽然商品或其一部分的形状确实可以为颜色勾勒出某种轮廓，但是，如果该商标注册时明确提出了不寻求保护形状而仅保护商品特定部分的特定颜色，那么就不应该认为该商标是由形状构成的。可以看到，在此问题上法院与总法务官的分析思路出现了根本性分歧：总法务官认为，本案商标的情况应被等同于“仅由形状构成”的商标从而落入欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条的规制范围，因此，应进一步考虑该形状是否在实质上赋予商品以价值，也才引出了总法务官对于该实质价值仅应来源于该形状固有的、内在的特征并且排除商品或权利人声誉的影响这一讨论；欧盟法院则直接认可了权利人在申请时提出的“不保护形状，只保护特定颜色”这一对商标保护范围的描述，进而据此将其排除出前述条款的适用范围。当然，也有评论认为二者的思路可能是殊途同归的，但法院与总法务官在对该商标类型的认定存在不同意见则是明显的。
法院明确认定，本案所涉商标的最主要构成要素是一种特定的颜色（国际潘通色号为18-1663TP的红色），因此，其无论如何都不能被认定为“仅由形状构成”。
综上，欧盟法院通过初步裁决所做出的结论为：一个由某种颜色组成并应用于高跟鞋底的商标，并不属于欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条所称“仅由形状构成”。
由此可以进一步推论的是：Christian Louboutin这一比荷卢商标，被认为不存在《比荷卢知识产权公约》第2.1(2)条（转化自欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条）所规定的注册障碍事由。
海牙地区法院会根据欧盟法院的前述初裁结果重启本案诉讼程序，最终审理结果仍待关注。
启示：
本案涉及到Christian Louboutin著名的、同时也有巨大争议的红底鞋商标，同时，作为相对少见的总法务官意见未被法院采纳的初步裁决案件，其给予我们的思考是多方面的。在此，仅简要罗列下述三点，权作抛砖引玉：
首先，在考察Christian Louboutin红底鞋商标相关情况（不止局限于本案提及的比荷卢地区，Christian Louboutin及其公司在全球多个法域内也一直致力于注册和保护红底鞋商标）之后，我们难免会有这样的疑问：用外观设计来保护红底鞋设计是否就已经足够？为何Christian Louboutin及其公司在明知存在争议和风险的情况下，仍孜孜不倦于红底鞋商标的申请和保护？
如总法务官在其第二份意见中提到的参与本案初步裁决程序的德国、英国政府以及Van Haren公司提交的意见所述，欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条的立法目的之一是避免滥用商标保护导致部分商品形状特征被某一经营者垄断，从而破坏市场竞争（详见总法务官第二份意见第44、45段；值得注意的是，这种顾虑不止局限在欧洲范围内，比如同样涉及红底鞋商标，美国法院在Christian Louboutin诉Yves Saint Laurent的案件中，法官有这样一个形象的比喻“Louboutin's claim would cast a red cloud over the whole industry, cramping what other designers do, while allowing Louboutin to paint with a full palette.“）。一般而言，某一别具匠心的设计（比如在本案中的红底鞋）通常应该通过外观设计法予以保护，这也是外观设计法的立法目的所在；但是，与商标法所赋予的权利相比，外观设计通常有一定的保护年限，而无法像一件注册商标一样无限续展，因此，一些经营者试图通过商标法来保护自己的设计，三维商标、位置商标等新商标类型的出现也为前述需求提供了一个出口。但是，商标的本质功能是要实现对商品或服务来源的区分，因此，即使是前述的新类型商标，也应满足这一基本要求。基于这一考虑，同时也是为了避免前面提到可能对正常市场竞争造成影响的垄断的发生，在关于协调成员国商标法律的欧盟第2008/95/EC号指令中，通过第3(1)(e)条关于形状的注册障碍事由的规定，其立法目的之一在于明确商标法和外观设计法的界限，避免商标法“越俎代庖”取代本应由外观设计法所承载的保护功能，同时也尽可能避免为那些通过注册商标来保护设计的事实上的垄断推波助澜。
然而，本案初裁结果让我们看到，商标法和外观设计法之间的界限恐怕不是绝对的、完全清晰的，从文义解释出发，我们可以理解，法院确实较难将Christian Louboutin的红底鞋商标纳入到“仅由形状构成”的范畴内。当然，我们也注意到，欧盟法院的初步裁决结果用词相当谨慎，恐怕法院在做出初步裁决时也有尽量避免该初裁结果被扩大适用的考虑。
其次，对于Christian Louboutin来说，欧盟法院的这一初裁结果，是否意味着其红底鞋商标从此就高枕无忧？恐怕未必尽然。
如前所述，欧盟法院通过初步裁决所做出的结论为：一个由某种颜色组成并应用于高跟鞋底的商标，并不属于欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(e)(iii)条所称“仅由形状构成”。但是，红底鞋商标是否就不存在指令第3条项下规定的其他注册障碍事由了呢？
实际上，总法务官在其意见中，确实提及了另一种解释进路，即，从欧盟第2008/95/EC号指令第3(1)(b)条（该条规定的注册障碍事由为缺乏显著性）出发，对红底鞋商标是否具备显著性进行考察。虽然总法务官基于某些考虑（详见总法务官第二份意见第56-66段）最终没有采用这一理由，但是这或许为红底鞋商标的其他挑战者们提供了一种可能的思路。此外，瑞士联邦最高法院在其于2017年2月做出的一份判决也维持了瑞士联邦知识产权局对红底鞋商标做出的无效决定，其理由为红色鞋底仅是一种装饰或美学元素，无法实现明确指向商品来源的功能（判决原文链接详见：https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2017-4A_363-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&）。由此看来，红底鞋商标的有效性在今后一段时间内仍存有隐忧。
最后值得一提的是，红底鞋比荷卢商标的有效性可能在海牙地区法院的后续审理中得到维持，但是，Christian Louboutin是否就能基于该商标要求其竞争对手停止制造、销售带有红色鞋底的鞋类产品并进而要求其赔偿损失？这可能是Christian Louboutin及其公司更关心的问题，但恐怕也未必能全部如愿——比如，相对方可能依据成员国国内法享有其他在先权利（其依据可能是转化自欧盟第2008/95/EC号指令第6(2)条的欧盟成员国国内法）或其他免于承担侵权责任的事由。可以说，成功维持红底鞋商标在比荷卢地区的有效性对于Christian Louboutin及其公司而言只是迈出了第一步，后续还有大量而复杂的工作有待开展。对此，我们也会持续予以关注。
