2021-01-27: 关于英国脱欧对欧盟商标和欧盟外观设计影响的答疑

华孙事务所，2021年1月27日

(图片来源：©EUIPO）

2016年6月23日，英国举行脱离欧盟的全民公投，并于次日公布公投结果，宣布英国将退出欧盟。经过三年多的谈判和协商，2020年1月29日，英国通知欧盟已完成脱欧协议（英文全称：AGREEMENT on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2019/C 384 I/01)，本文中简称为“脱欧协议”）生效所需的英国国内程序，同日欧洲议会批准英国脱欧协议。2020年1月30日，欧洲理事会通过英国脱欧协议。据此，英国在格林威治标准时间1月31日23:00（布鲁塞尔时间1月31日24:00）正式脱离欧盟。根据脱欧协议第126条的规定，英国脱欧过渡期截止日期为2020年12月31日。自2021年1月1日起，欧盟法不再适用于英国。相应地，适用于欧盟成员国（英国脱欧后，为27个成员国）的欧盟商标和欧盟外观设计法律体系也不再适用于英国。

本答疑将从欧盟法和英国国内法两个层面以问答形式向中国申请人简要介绍英国脱欧过渡期结束后的欧盟商标和欧盟外观设计相关程序的注意事项。

一、欧盟法层面

1. 问：脱欧过渡期结束后，欧盟商标和欧盟外观设计的保护范围将受到什么样的影响？

答：英国脱欧过渡期结束后，欧盟法不再适用于英国，因此原则上，自2021年1月1日开始，欧盟商标和欧盟外观设计的地域保护范围将不再及于英国（包括直布罗陀、海峡群岛和马恩岛以及从属英国领土），而仅及于欧盟的27个成员国，即奥地利（AT）、比利时（BE）、保加利亚（BG）、塞浦路斯（CY）、捷克（CZ）、德国（DE）、丹麦（DK）、爱沙尼亚（EE）、西班牙（ES）、芬兰（FI）、法国（FR）、希腊（GR）、克罗地亚（HR）、匈牙利（HU）、爱尔兰（IE）、意大利（IT）、立陶宛（LT）、卢森堡（LU）、拉脱维亚（LV）、马耳他（MT）、荷兰（NL）、波兰（PL）、葡萄牙（PT）、罗马尼亚（RO）、瑞典（SE）、斯洛文尼亚（SI）、斯洛伐克（SK）。

对于过渡期结束前已注册的欧盟商标/欧盟外观设计的权利人来说，自2021年1月1日开始，其所持有的欧盟商标/欧盟外观设计不再在英国境内作为欧盟商标/欧盟外观设计获得保护效力；同样，对于过渡期结束前尚未完成注册的欧盟商标/欧盟外观设计的权利人来说，其后续获得注册的权利的保护效力的地域范围也不会包括英国。

基于上述理由，在过渡期结束后，欧盟商标法院或欧盟外观设计法院签发的适用于整个欧盟范围的禁令原则上也不再在英国境内有效。

2. 问：脱欧过渡期结束后，英国法院是否仍有权管辖欧盟商标/欧盟外观设计案件？

答：脱欧过渡期结束后，英国法院不再对涉及欧盟商标/欧盟外观设计权利有效性的案件享有管辖权，也不再有权采取对于欧盟有效的法院措施。原则上，欧盟商标/欧盟外观设计的侵权纠纷和权利有效性争议案件（即使权利人是英国的自然人或法人）的管辖权统一归属于欧盟商标法院/欧盟外观设计法院，英国法院在过渡期结束后对于前述案件不再享有管辖权。

3. 问：脱欧过渡期结束后，英语仍然是欧盟知识产权局的官方语言和程序语言吗？

答：根据《欧盟商标条例》第146条、《欧盟外观设计条例》第98条的规定，英语是欧盟知识产权局的官方语言之一，也是欧盟知识产权局前程序当事方可以选择使用的程序语言之一。这一点并不受到英国脱欧的影响。

4. 问：脱欧过渡期结束后，申请人是否可以要求英国的在先商标/外观设计作为在后申请的欧盟商标/欧盟外观设计的优先权基础？

答：可以的。在脱欧过渡期结束后，根据《欧盟商标条例》第34条、《欧盟外观设计条例》第41条的规定，英国商标/英国外观设计的申请人自该英国申请的申请日起六个月之内都可以以在先英国申请作为优先权基础向欧盟知识产权局就同一商标/同一外观设计申请欧盟商标/欧盟外观设计。

5. 问：脱欧过渡期结束后，欧盟知识产权局前的欧盟商标相关的单方程序（ex parte）和双方对抗程序（inter partes）会受到怎样的影响？

答：首先，由于英语不仅是欧盟成员国爱尔兰和马耳他的官方语言，而且英语词汇的含义也通过其在贸易和广告中的广泛使用为其他欧盟成员国相当一部分相关公众所熟知。因此，即使是在脱欧过渡期结束后提交的欧盟商标申请，也仍可基于英语中的含义触发《欧盟商标条例》第7条规定的绝对注册障碍的适用并导致其被驳回或被无效。同样地，在考察某些相对注册障碍（比如混淆可能性）时，使用英语的相关公众的认知仍应被纳入到考察范围之内。

其次，值得注意的是，欧盟商标的绝对注册障碍发生或存续的地域范围应被限定在欧盟成员国境内，而在过渡期结束之后的英国已不被包括在前述地域范围内。易言之，在脱欧过渡期结束后提交的欧盟商标申请或欧盟商标，将不会由于那些仅存在于英国境内的绝对注册障碍被驳回或被无效。同样地，在考察在先成员国国内权利与在后欧盟商标权利是否存在冲突时，英国国内商标及英国公众就不再是相关的考虑因素了。另外，在过渡期结束后，通过在英国境内的使用获得显著性对于判断一件欧盟商标或欧盟商标申请是否具备显著性就不再具有意义了。

第三，在过渡期结束后的欧盟知识产权局的双方对抗程序中，在先的英国商标不再是一个可被引用针对在后欧盟商标或欧盟商标申请的权利基础，无论前述对抗程序是否在过渡期结束后提起。这意味着，那些在2021年1月1日之前已经开始、之后仍在进行的无效程序和异议程序，如果仅仅以在先英国商标或商标申请为其权利基础，则前述程序都将因缺乏适格的权利基础被终止，且程序双方将被判令承担各自的费用。

第四，在考察欧盟商标的真实使用时，原则上该商标在英国的使用只有发生在过渡期结束之前才会被纳入考虑。

最后，在考察欧盟商标的知名度时，由于欧盟商标必须符合于决定做出时在欧盟境内具备知名度这一条件，因此，涉及到英国的证据从脱欧过渡期结束之日起将不再被采纳，即使该证据的日期早于脱欧过渡期结束之日。

6. 问：第5问中的欧盟商标相关内容是否可以直接适用或比照适用于欧盟外观设计的情形？是否有特殊情况（比如非注册式欧盟外观设计）需要注意？

答：前述欧盟商标相关内容基本上可以直接适用或比照适用于欧盟外观设计。不过有下述两点需要特别留意：

首先，在过渡期结束前在英国境内公开的设计可以作为非注册式欧盟外观设计受到保护，但自2021年1月1日开始其保护的地域范围就不再包括英国了。不过，自前述日期开始，英国也将通过授予同等权利的方式为该设计提供等同于非注册式欧盟外观设计效力的保护。

其次，由于《欧盟外观设计条例》第7条关于欧盟外观设计的在先公开的规定中并未限定在先公开的地域范围（只要其能够被欧盟境内的相关业内人员通过常规商业过程所知晓即可），因此，即使在过渡期结束后，发生在英国境内的公开仍有可能构成影响欧盟外观设计的新颖性和/或独特性的在先公开。这一点在考察权利有效性时需要特别留意。

7. 问：脱欧过渡期结束后，英国代理人原则上丧失了在欧盟知识产权局的代理资格，作为被其代理的申请人或权利人该怎么办？

答：根据《欧盟商标条例》第120条和《欧盟外观设计条例》第78条的规定，一般而言只有以下人士有资格代理欧盟知识产权局前的程序：

- 在欧洲经济区（European Economic Area，以下也简称为EEA）任一成员国内具备商标/外观设计案件的代理资质的法律从业人员，且其营业场所位于EEA境内；或者

- 在欧盟知识产权局的确定的职业代理人名单上（能进入该名单的代理人，需同时满足（1）具有EEA成员国国籍（2）其营业场所位于EEA境内（3）有资格在成员国主管机构前代理商标/外观设计案件）。

自2021年1月1日开始，英国代理人由于无法满足上述条件从而丧失了代理欧盟知识产权局前的程序的资格（暂不考虑双重国籍、多个分支机构等特殊情况）。

对于在过渡期结束前由英国代理人代理其欧盟商标或注册式欧盟外观设计案件且在EEA境内没有住所/主要营业场所/真实有效的工商业机构的申请人/权利人而言，应区分下述不同情况采取不同的应对办法：

（1）如果权利人在欧盟知识产权局前并无正在进行中的程序，那么原则上权利人无需就已注册的欧盟商标或欧盟外观设计案件重新指定代理人；

（2）如果申请人在脱欧过渡期结束前提交了一件欧盟商标或欧盟外观设计申请，且该注册程序延续到了2021年1月1日之后，那么原则上申请人无需就注册程序重新指定代理人；

（3）如果申请人/权利人面临在2021年1月1日之后才启动的程序（比如，在2021年1月5日收到针对一件注册式欧盟外观设计的无效请求），则欧盟知识产权局会发出一份官方通知，要求其指定一位有资格的代理人代理其正在进行中的案件；

（4）如果申请人/权利人面临的正在进行中的程序（比如异议、撤销、无效等）是在脱欧过渡期结束前就开始的、且延续到了2021年1月1日之后，则在此情况下，申请人/权利人无需重新指定代理人，也就是说，其在脱欧过渡期结束前合法指定的英国代理人仍有资格继续作为该程序的代理人，欧盟知识产权局不会发出要求重新指定代理人的官方通知。

8. 问：脱欧过渡期结束后，关于商标国际注册（马德里体系）和外观设计国际注册（海牙体系）有什么需要注意的特殊事项吗？

答：在2021年1月1日当日及之后通过商标国际注册或外观设计国际注册指定欧盟获得保护的地域范围仅及于欧盟当前的27个成员国，不再包括英国。

自2021年1月1日起，仅拥有英国国籍、但在欧盟成员国境内没有住所/主要营业场所/真实有效的工商业机构的自然人和法人，无法再以欧盟知识产权局作为其原属局提交商标国际注册申请和外观设计国际注册申请。但是，如果英国自然人或法人在欧盟成员国境内拥有住所/主要营业场所/真实有效的工商业机构，则仍能以欧盟知识产权局作为其原属局提交商标国际注册申请和外观设计国际注册申请。

二、英国法层面

1. 问：在脱欧过渡期结束前已经注册的欧盟商标和欧盟外观设计是否能够在英国获得保护？

答：根据脱欧协议的规定，在2021年1月1日，英国知识产权局（英文简称UKIPO）会为每一件已注册的欧盟商标、每一件已注册并指定欧盟的商标国际注册在英国对应创设一个同等的英国商标（英文称为Comparable UK trade mark），也会为每一件已注册的注册式欧盟外观设计、每一件已注册并指定欧盟的外观设计国际注册在英国对应创设一个同等的英国外观设计（英文称为re-registered UK design）。权利人无需就此支付额外费用，但英国知识产权局也并不会就新创设的权利再单独颁发注册证书。

前述对应的英国国内商标（Comparable UK trade mark）和英国国内外观设计（re-registered UK design）：

（1）被视为按照英国法申请和注册

（2）保留原始的欧盟权利的申请日、优先权日（如有）和英国在先权日（如有）

（3）独立于原始的欧盟权利，其作为一个独立的英国国内商标或外观设计可以被无效、转让、许可或维持

如下图所示，英国知识产权局为Comparable UK trade mark和re-registered UK design设立了下述编号规则，并举例说明如下：

（图片来源：©UKIPO）

2. 问：在脱欧过渡期结束时尚未完成注册程序的欧盟商标申请和欧盟外观设计申请是否能够在英国获得保护？

答：申请人如果希望一件在脱欧过渡期结束前未决的欧盟商标申请/欧盟外观设计申请在英国获得保护，应注意不晚于2021年9月30日向英国知识产权局就同一权利（对于商标申请而言，除了商标标识相同之外，还要注意保护的商品和服务与原始欧盟商标申请相同或被包括在其中）提出申请。在缴纳对应官费且满足其他形式要件的情况下，该英国申请会被受理，并保留原始欧盟申请的申请日、优先权日（如有）和英国在先权日（如有），后续会按照英国法的规定进行审查。

3. 问：如果我不希望自己的原始欧盟权利在过渡期结束后在英国获得保护，我可以怎么做？

答：英国知识产权局为那些不希望在过渡期结束后持有Comparable UK trade mark和/或re-registered UK design的权利人提供了“opt-out”的选项。自2021年1月1日开始，权利人可向英国知识产权局提交Opt-out请求表，放弃英国部分的权利。相应的法律后果是：前述Comparable UK trade mark或re-registered UK design将被视为从未在英国法下被申请或注册。

英国知识产权局网站上的商标opt-out专题页面：https://www.gov.uk/government/publications/opt-out-of-holding-a-comparable-trade-mark

英国知识产权局网站上的外观设计opt-out专题页面：https://www.gov.uk/government/publications/opt-out-of-holding-a-re-registered-design

但需要注意的是，如果所涉商标在脱欧过渡期结束之后已经在英国进行了实际使用，则无法再对其采取opt-out措施；此外，如果所涉商标或外观设计作为某一已启动的法律程序（比如侵权诉讼）的基础，则在此情况下也无法适用opt-out选项。

4. 问：脱欧过渡期结束后，如果我希望维持自己的Comparable UK trade mark和/或re-registered UK design的权利有效性，在缴纳续展费和/或维持费时应注意哪些问题？

答：以下区分商标和外观设计分别进行说明。

对于Comparable UK trade mark来说，原则上英国知识产权局会在保护期限届满前六个月提前发出续展费缴纳提醒通知（缴费规则和费率均适用英国法）。但是，对于那些保护期限截止日期落在2021年1月1日起六个月内的Comparable UK trade mark，由于没有充足的时间发出前述缴费提醒通知，英国知识产权局会做特殊处理，即，英国知识产权局会在保护期限届满之日或届满之后尽快发出缴费提醒的官方通知，并设定一个自官方通知之日起六个月的续展费缴费期限，在此期限内缴纳续展费不会额外发生滞纳金。

对于re-registered UK design来说，原则上英国知识产权局会在保护期限届满临近时才发出维持费缴纳提醒通知（缴费规则和费率均适用英国法）。但是，对于那些保护期限在2021年前三个月就届满的re-registered UK design，英国知识产权局会在保护期限届满之日或届满之后尽快发出缴费提醒的官方通知，并设定一个自官方通知之日起六个月的维持费缴费期限，在此期限内缴纳维持费不会额外发生滞纳金。另外，对于那些保护期限在2021年4-6月届满的re-registered UK design，英国知识产权局会在保护期限届满之前发出第一封缴费提醒通知，并在保护期限届满之日发出第二封缴费提醒通知，并设定一个自第二封官方通知之日起六个月的维持费缴纳期限，在此期限内缴纳维持费不会额外发生滞纳金。

请注意，以上提到的作为六个月期限起算点的“自官方通知之日”指的都是通知发出的日期，而不是代理人或权利人实际收到通知的日期。

5. 问：脱欧过渡期结束时尚在进行中的欧盟商标或欧盟外观设计的无效、撤销等程序对于英国部分的商标或外观设计权利有何影响？

答：如果欧盟商标的无效或撤销程序在过渡期最后一天仍在进行中，且该欧盟商标最终被宣告无效或被撤销，则其相应的英国商标也应被宣告无效或被撤销，其被宣告无效或被撤销的生效日期与对应的欧盟商标的相应日期保持一致。不过，如果前述欧盟商标的无效或撤销事由不适用于英国，则英国并无义务宣告该商标无效或撤销该商标。外观设计的情况可以比照前述内容进行适用。

6. 问：脱欧过渡期结束后，原先的非注册式欧盟外观设计还可以在英国获得保护吗？

答：2021年1月1日之前在英国受到保护的非注册式欧盟外观设计，在脱欧过渡期结束之后，仍将作为非注册式外观设计在其三年法定保护期的剩余时间内在英国受到保护（只是，这不再是一项欧盟法赋予的权利，而是英国法下的权利），并称为supplementary unregistered design（英文缩写SUD）。需要注意的是，对于SUD的解释权属于英国法院。

7. 问：脱欧过渡期结束后，英国知识产权局会要求Comparable UK trade mark和/或re-registered UK design的外国权利人重新指定一个英国境内的通信地址吗？

答：根据英国知识产权局最新规定，对于外国人或外国企业来说，自2021年1月1日起，在英国知识产权局前的程序原则上必须指定一个英国境内的通信地址，而不再接受EEA境内的地址。不过，对于在此之前已经注册的欧盟商标和欧盟外观设计来说，根据脱欧协议的规定，自2021年1月1日起的三年之内权利人并不需要为对应的英国部分权利（Comparable UK trade mark和/或re-registered UK design）重新指定一个英国境内的通信地址，这一做法同样适用于2021年1月1日及之后启动的异议、无效或限制程序。不过，从2024年1月1日起，英国知识产权局将要求Comparable UK trade mark和/或re-registered UK design的权利人在2024年1月1日及之后启动的程序中指定一个英国境内的通信地址。

英国知识产权局关于通信地址的要求的专题页面：https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021

最后提醒您注意：本答疑旨在为读者提供一般信息，其所含内容不能代替个案咨询，亦不能被视为正式的法律意见。

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