2022-06-20: 欧盟法院推翻德国判例：临时禁令无需以发明专利有效性经对抗程序检验为前提
打印华孙事务所，2022年6月20日
撰稿：黄若微（HUASUN）
背景概述
关于知识产权执行的欧盟第2004/48/EC号指令（DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights）第9(1)条规定了各成员国司法机关可基于当事人的申请做出临时禁令，以阻止或禁止迫在眉睫的知识产权侵权行为。但是，就作为申请临时禁令的基础的知识产权本身的有效性而言，前述指令并未规定其是否需要经过双方对抗程序的检验（比如，在经过专利局前的异议程序或无效程序之后仍维持有效）。
具体到德国，德国《民事诉讼法典》第935条至第945条规定了法院做出临时禁令（或依国内学界传统译为假处分）的有关内容。基于禁令申请人的申请，法院可以依据其自由裁量权发出临时禁令，要求禁令相对人停止侵权。《民事诉讼法典》第937(2)条进而规定，在紧急情况下管辖法院可以不经言词辩论即发出临时禁令。在实践中，临时禁令程序所需的时间通常也很短。因此，基于知识产权侵权而做出的临时禁令就成为了权利人维权最常使用的手段之一。值得注意的是，德国《民事诉讼法典》的前述条文并未提及，法院在判断是否做出临时禁令时是否要审查作为禁令基础的权利有效性事项。
依据德国的司法实践，一般而言，法院做出临时禁令需满足以下条件：
- 禁令申请人具有应受到德国法律保护的合法权益，如有效的知识产权或其他受竞争法保护的权益；
- 禁令申请人的合法权益即将或正在遭受禁令相对人的侵害；
- 禁令申请人获得临时禁令具有“紧迫性”（Dringlichkeit）。
根据《民事诉讼法典》第294条的规定，禁令申请人需“可信地”（glaubhaft）表明上述条件成立。此时法院所要求的疏明（Glaubhaftmachung）是相较于完全证明而言的，其证明标准低于完全证明。
对于条件（1）即权利有效性的证明——要达到充分确信（德语"hinreichend gesichert"或英语"sufficiently certain"）的程度——德国各地方法院所形成的判例规则并不完全相同。其中，杜塞尔多夫高等地方法院和卡尔斯鲁厄高等地方法院原则上仅在作为临时禁令申请基础的发明专利的有效性已至少经过双方对抗程序（如异议程序或无效程序）检验的情况下才会考虑做出临时禁令。其背后的考虑主要是，在实践中有相当一部分发明专利会在经过前述双方对抗程序后被全部或部分撤销/无效，而涉案专利的有效性问题通常相当复杂，并非侵权案件（同时也是临时禁令程序）管辖法院的没有技术背景的法官所能胜任。与此不同，慕尼黑高等地方法院在2019年12月之前曾持不同观点，即作为临时禁令申请基础的专利有效性无需经过双方对抗程序的检验，只要其在有效性方面不存在显而易见的的问题，法院即可考虑基于该专利颁发临时禁令。不过，自2019年12月 Elektrische Anschlussklemme一案 (12/12/2019, 6 U 4009/19, GRUR 2020, 385 – Elektrische Anschlussklemme) 之后，慕尼黑高等地方法院所持立场转而与杜塞尔多夫、卡尔斯鲁厄高等地方法院趋同，即以涉案专利的有效性需经过双方对抗程序作为临时禁令颁发的前提条件之一。
需要注意的是，德国临时禁令程序以高等地方法院作为终审法院。本文提到“专利”仅指“发明专利”。
案情简介
慕尼黑高等地方法院前述转变，引发了慕尼黑第一地方法院在随后的一件临时禁令程序中的疑问。此案简要案情为：
2013年3月5日，Phoenix Contact GmbH & Co. KG（以下简称“Phoenix公司”）提交了一件欧洲专利申请（以下简称涉案专利），在该专利授权前，Harting Electric GmbH & Co. KG（以下简称“Harting公司”）曾就Phoenix公司申请的可专利性提出第三方意见；
2020年11月26日，涉案专利获得授权并在德国生效；
2020年12月14日，Phoenix公司在慕尼黑第一地方法院针对Harting公司提起临时禁令申请，要求其停止侵权；
2021年1月15日，Harting公司向欧专局提起针对涉案专利的异议程序。
慕尼黑第一地方法院认为涉案专利的有效性不存在明显问题，但受限于前述慕尼黑高等地方法院关于专利有效性需经过双方对抗程序检验的最新要求，其无法为Phoenix公司颁发临时禁令。慕尼黑第一地方法院认为高等地方法院的新判例违反了欧盟法的规定，据此中止审理并向欧盟法院请求就下述问题做出初步裁决：
作为临时禁令程序终审法院的德国高等地方法院，其所采取的原则上拒绝为有效性未经异议或无效程序（第一审）检验的专利发出临时禁令的做法，是否违反欧盟第2004/48/EC号指令第9(1)条的规定？
欧盟法院初步裁决
欧盟法院于2022年4月28日做出初步裁决（Case C-44/21）。在这份初步裁决中，欧盟法院否定了德国各高等地方法院关于专利有效性需经双方对抗程序检验方可颁发临时禁令的判例规则。其说理要点在此总结如下。
首先，关于知识产权执行的欧盟第2004/48/EC号指令第9(1)条向成员国施加了一项义务，即确保知识产权侵权行为能够被司法机关颁发的临时禁令所有效制止。结合前述第9(1)条的规定和指令前言第22段的内容，各成员国国内法所规定的临时保护措施应能“立即”终止相关的知识产权侵权行为，特别是在延误可能给权利人造成不可挽回的损失的情况下更是如此。欧盟法院在此特别强调了时间因素在知识产权有效执行中的重要意义，并指出德国各高等地方法院将“专利有效性需经双方对抗程序检验”设定为做出临时禁令的前提条件之一的做法，实际上剥夺了前述指令第9(1)条本应发挥的效用，导致国内法院难以通过颁发临时禁令来立即阻止专利侵权行为。进而，欧盟法院也明确指出，欧盟第2004/48/EC号指令的立法原意本就更倾向于保护知识产权权利人（见指令前言10和第2(1)条内容），其内容应被理解为成员国保护知识产权的国内法的下限标准。易言之，各成员国国内法可以在此基础上予以权利人更强的保护，而德国各高等地方法院的做法则较指令规定的保护程度更低，实际上与指令相背离。
至于禁令相对人可能遭受的损害（比如在作为禁令基础的专利事后被宣告无效时），欧盟法院认为，指令中同样为成员国设定了确保第9条规定的临时禁令程序不被权利人滥用的义务，比如在权利人未在法定期限内提起正式侵权诉讼时禁令相对人可请求法院撤销临时禁令或终止其效力（指令第9(5)条，体现在德国《民事诉讼法典》第936、926条）、权利人可被要求提供担保（指令第9(6)条，体现在德国《民事诉讼法典》第936、921条）、禁令相对人可请求权利人就其因禁令遭受的损失承担赔偿责任（指令第9(7)条，体现在德国《民事诉讼法典》第945条）。在转化为德国的国内法后，这些法律武器被欧盟法院认为足以保护禁令相对人的利益。
此外，欧盟法院还指出，德国国内的成文法中就此问题并未包含违反欧盟法的规定，但德国法院对国内法的解释同样应当确保不违背欧盟法。这意味着，成员国法院也有义务改变其业已形成但违背欧盟法的判例规则。
最后，欧盟法院总结认为，欧盟第2004/48/EC号指令第9(1)条应做如下解释：对于专利有效性未经异议程序或无效程序（第一审）检验的案件，本条排除了认为在专利侵权诉讼中原则上不能作出临时禁令的成员国判例规则。易言之，欧盟法院认定德国各高等地方法院关于专利有效性需经双方对抗程序检验方可颁发临时禁令的做法违反了欧盟法。
可能的影响
欧盟法院这一初裁结果及其说理过程，可能会产生多方面的深远影响。对于专利权人而言，欧盟法院此次初步裁决的结论和内容可以说是值得其欢欣鼓舞的。首先，德国各地方法院将不得不按照欧盟法院要求修改其判例规则，即不再将经过双方对抗程序的有效性检验作为在专利侵权案件发出临时禁令的前提条件之一，这将提高专利权人获得临时禁令的可能性，从而帮助其更有效地对抗侵权行为。其次，欧盟法院在初步裁决中明确表达了其“专利权人友好型”（patentee-friendly）态度并在此基础上解释欧盟法规则，或许也意味着今后在相关问题上，我们可以预期欧盟法院采取相同或近似的立场。再次，门槛降低的临时禁令也可能为专利权人在诸如专利许可等谈判中增加筹码，帮助其取得相对优势的地位。而对于潜在的专利侵权人来说，欧盟法院的初裁结果则打破了其此前关于临时禁令在专利未经有效性检验的情况下不会被德国法院准许的通常期待；当然，欧盟法院在其裁决中仍提到了利益平衡和比例原则的考虑，这也许为禁令相对人留下了可以进一步争辩的空间。
欧盟法院这一初裁结果也在德国法律界引发了震动。普遍的观点认为，欧盟法院这一初步裁决至少将实质改变德国国内法院在临时禁令程序中对于专利有效性的审查立场。但是，这种做法显然也带来了新的问题。尤其需要考虑的是，在德国，侵权诉讼和权利有效性审查是双轨制的，侵权诉讼由地方法院管辖，专利无效诉讼则由联邦专利法院专属管辖。欧盟法院的这一初裁结果，可能将迫使审理侵权诉讼（包括临时禁令程序）的法院不得不对专利有效性问题做实质审查。这是否会催生出新的专利有效性审查规则（特别是考虑到侵权诉讼及嵌套的临时禁令程序的审理法官通常没有技术背景），进一步加剧不同地方法院裁判规则不统一的问题，乃至这一初裁结果是否会扩大适用于其他知识产权类型（比如未经实质审查的外观设计和实用新型，以及无需登记作为权利形成要件的著作权），都有待将来的法律实践进一步回答。
同时，反对的声音也值得关注。对于欧盟法院初裁结果的主要反对观点认为，欧盟法院的说理中似乎并未体现出其已考虑了德国当前判例中承认的例外情形，而这些例外情形慕尼黑第一地方法院在提交初裁请求时已将其列出，故而欧盟法院的观点似有片面之嫌。换言之，虽然德国各高等地方法院当前的判例原则上要求作为临时禁令基础的专利的有效性需经过双方对抗程序检验，但也明确包含了一些例外情形，比如（1）禁令相对方如果已在专利授权前提出反对意见并进入双方对抗程序，（2）作为禁令基础的权利如果通常被认为是可获得保护的，（3）就权利有效性提起的反对意见经初步审查被认为是不成立的，以及（4）在极特殊情况下（比如，考虑到市场情况）让禁令申请人/权利人一味等待异议程序或无效程序的结果显然并不合理。反对观点的更深层次的理由可能是，在实践中有相当一部分专利在授权后会被全部或部分无效或撤销（以欧专局异议部门2020年公布的数据为例，在当年被提起异议程序的已授权欧洲专利中，有约35%在经过异议程序审理后被全部撤销），而欧盟第2004/48/EC号指令及对应的德国国内法给予禁令相对人的保护或说平衡措施都属于“事后”性质。这意味着，基于未经有效性检验的专利的权利人请求发出的临时禁令可能会由于涉案专利事后被认定无效，使相关主体之间的利益失衡，特别是给禁令相对人带来更高的不确定性并可能造成损失。此外，被显著降低的禁令门槛是否会导致临时禁令被专利权人特别是一些NPE所滥用，也引发了法律界的疑虑和担忧。
另外一个观察与预计将于今年下半年开始运行的统一专利法院有关。按照《统一专利法院协议》第20条规定，统一专利法院将全面并首先以欧盟法作为其适用法，那么本文所述欧盟法院第C-44/21号初裁所确立的原则自然也应被统一专利法院所遵从。而根据《统一专利法院协议》第62条的规定，统一专利法院有权就针对单一专利和传统欧洲专利的侵权行为做出临时禁令，且该禁令的效力覆盖全部参加统一专利法院法律框架的欧盟成员国。这可能让统一专利法院的管辖对专利权人而言更有吸引力，而对于禁令相对人来讲“一损俱损”的后果是其不得不加以重视和防范的。
最后，对于中国的“走出去”企业而言，无论是被欧盟法院本次初裁所降低的临时禁令颁发门槛，还是欧盟法院在初裁中明确表达的“专利权人友好型”（patentee-friendly）立场，至少都将从以下方面对其知识产权策略提出更高的要求：
- 提前、全面、积极的专利布局的重要性得到进一步凸显；
- 产品进入新市场的可行性调查工作（FTO）的深度、广度和时效性要求进一步提高；
- 在专利许可谈判过程中，被本案初裁结果所强化的专利权人优势地位如何通过许可协议条款加以制衡；
- 至少在德国，如何在个案中充分利用保护函制度作为临时禁令的预防性应对措施应得到进一步重视。
*本文写作过程中与北京大学法学院助理教授曹志勋博士进行了有益的讨论，在此特致谢意。
相关链接：
欧盟法院第C-44/21号初步裁决：
