2019-01-24: 欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请系列问题答疑

华孙事务所，2019年1月24日

问：欧盟商标/商标申请是否可以转换为成员国国内商标/商标申请？

答：可以。

依据《欧盟商标条例》（EU Trade Mark Regulation）139至141条以及欧盟商标《审查指南》E部分第2章的规定，一件欧盟商标/商标申请在满足特定条件的情况下，可以转换为成员国国内商标/商标申请。

问：为什么要将欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请？

答：通过转换为成员国国内商标/商标申请可以有效克服欧盟商标单一性带来的问题。比如一个欧盟商标申请可能因存在于一个或特定几个欧盟成员国内的绝对注册障碍而未能获准注册或基于在一个或特定几个成员国内的在先权利而被异议驳回，这种情况下，该欧盟商标的申请人可以请求将上述欧盟商标申请转换为某一成员国国内商标申请（上述注册障碍或在先权利不存在于该成员国内），从而为该商标申请人在其他欧盟成员国内提供更好的保障。

将欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请的最大优势体现于：转换后的成员国商标/商标申请可以享有原欧盟商标/商标申请的申请日（在原欧盟商标/商标申请有优先权的情况下，同时可以主张该欧盟商标/商标申请的优先权），从而使得该成员国商标/商标申请在后续异议或无效程序中获得优势。具体法律依据请见条例第139（3）条规定：

“The national trade mark application resulting from the conversion of an EU trade mark application or an EU trade mark shall enjoy in respect of the Member State concerned the date of filing or the date of priority of that application or trade mark and, where appropriate, the seniority of a trade mark of that State claimed under Articles 39 or 40.”

问：欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请的前提条件是什么？

答：依据《欧盟商标条例》第139（1）条及欧盟商标《审查指南》E部分2.1规定，欧盟商标/商标申请可以在以下四种情形下转换为成员国国内商标/商标申请：

（1）在审查阶段或异议程序中，欧盟商标申请基于绝对或相对注册障碍被驳回；

（2）欧盟商标申请人撤回其欧盟商标申请；

（3）欧盟商标申请由于未在规定期限内缴纳申请费而被视为撤回；

（4）已注册欧盟商标因下列情况而丧失效力：

• 商标权人主动放弃其欧盟商标；
• 欧盟商标保护期届满而未进行续展；
• 欧盟商标被欧盟知识产权局或欧盟商标法院宣布无效；
• 欧盟商标被欧盟知识产权局或欧盟商标法院宣告权利丧失（例外：欧盟商标因未使用而被宣告权利丧失除外）。

另一方面，需要注意的是，《欧盟商标条例》第139（2）条规定，下列情形下欧盟商标/商标申请不得转换为成员国国内商标/商标申请：

（1）该欧盟商标由于未使用而被宣告权利丧失（除非能证明该欧盟商标在将要申请转换的成员国内被合法真实使用）；

（2）依据欧盟知识产权局的决定或者一个成员国法院判决，在拟寻求保护的成员国内存在针对该欧盟商标/商标申请的注册障碍、权利丧失或无效的理由。

问：欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请的期限和费用如何？

答：《欧盟商标条例》第139（5）条和欧盟商标《审查指南》E部分5.1规定了转换申请的时间要求：自欧盟商标申请被撤回或欧盟商标丧失效力之日起不可延长的三个月内。

该三个月起算点视不同情况具体包括：

（1）自欧盟知识产权局收到欧盟商标申请的撤回申请之日起；

（2）自欧盟商标权人放弃欧盟商标的信息被记录在欧盟商标登记簿中之日起；

（3）自欧盟商标续展费缴纳期限届满6个月之日起；

（4）自欧盟商标申请被驳回的最终决定生效之日起；

（5）自欧盟商标被欧盟知识产权局或欧盟商标法院宣告无效或权利丧失之日起。

依据《欧盟商标条例》第141（3）条和欧盟商标《审查指南》E部分5.4的规定，欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请的费用主要包含两方面：

• 需向欧盟知识产权局缴纳的转换申请费：200欧。该费用需要在上述递交转换申请的三个月期限内缴纳；
• 需向成员国工业产权局缴纳的费用（具体取决于各成员国要求）

以德国为例，依据于2019-01-14日生效的《德国商标现代化法案》（Markenrechtsmodernisierungsgesetz），欧盟商标/商标申请转换为德国商标/商标申请时，针对第1类商品或服务的官费为300欧，从第2类商品或服务起的额外官费为每类100欧。

问：欧盟商标/商标申请转换为成员国国内商标/商标申请的具体程序如何？

答：通常来说，转换程序分为两个步骤：

第一步：在规定时间内向欧盟知识产权局递交转换申请且缴纳相应的费用。

在收到申请人转换申请后，欧盟知识产权局将依据《欧盟商标条例》第140（3）条的规定，对该申请进行形式审查，若发现该申请存在需要补正的缺陷，官方会要求申请人在规定期限内补正。若申请人未在规定期限内补正相应缺陷，则申请人的转换申请将被驳回且官方不会退还相应的申请费用。

需要注意的是，若申请人仅就欧盟商标/商标申请在部分商品或服务上申请转换，该部分商品或服务的范围不得超过原欧盟商标/商标申请寻求保护的商品或服务范围。

第二步：欧盟知识产权局审查通过后，会将申请人的转换申请移交给成员国工业产权局并通知申请人。

依据《欧盟商标条例》第141（3）条规定，在收到欧盟知识产权局移交的转换申请后，成员国工业产权局可要求申请人在两个月内：

• 支付本国相应的申请费用；
• 提交符合本国官方语言的申请文件的翻译件；
• 指定在本国的代理人并提供相应的地址等。

以德国为例，德国专利商标局在收到欧盟知识产权局移交的转换申请后，可以要求申请人在两个月时间内缴纳相应的申请费用、递交拟寻求保护的商品和服务的德文名称和指定申请人在德国的代理人等。

更多法条内容请见下述链接：

法律文件（欧盟商标）：http://www.huasun.org/eu_trademark/legal_documents

法律文件（德国商标）：http://www.huasun.org/de_trademark/legal_documents