2011-11-24: 新产品投放市场时为什么最好需要一个可操作性报告？

德国华孙专利律师和律师事务所，2011年11月24日，德国慕尼黑

问：新产品投放市场时为什么最好需要一个可操作性报告？

答：新产品上市，可能会面临一定的专利风险。但是，目前大部分中国企业都还没有这样的意识，很多是已经遇到法律纠纷之后才去考虑如何应对。不过也有少数企业，会在产品上市前分析自己的新产品会不会侵权。在国内侵权的话，打官司输了可能就是支付一定的损害赔偿，但在德国如果被判侵权的话，除了损害赔偿之外（往往比国内严苛得多），更有可能被迫放弃整个德国市场。因此，在海外市场如果有比较强有力的竞争对手的话，最好还是先从知识产权的角度做一个新产品投放市场的可操作性报告(Freedom to operate analysis，以下简称FTO)

在德国，FTO的一般步骤是这样的：第一步先确定德国竞争对手都有哪些专利；第二步确定目前还有效的专利有哪些；第三步确定哪些有效的专利是和中国公司的产品相关的；第四步仔细分析中国公司的产品是否会侵权这些有效并相关的专利。如果侵权的话，最后会分析有没有避开相关专利的可能，比如通过修改产品的某些技术特征等。

经过以上评估，中国公司就可以比较放心地将新产品投入市场，或对投入市场的产品有一个比较清晰的知识产权风险预期，以防突然因为侵权官司而让新产品投入市场的努力化为泡影。

目前，可操作性报告的准备和撰写在欧洲基本上是按照小时收费的。德国事务所一般每小时会收200到300欧，有名的大所会收300到400欧。我们所目前规模不大，而且主要针对中国客户，也考虑到中国客户的承受能力，所以收费方面相对便宜一些。

在实际操作中，并不需要从一开始就委托国外事务所做整个的FTO调查。中国客户完全可以先让国外事务所比如做FTO调查的第一步或者前两步。这样可以通过试探考查国外事务所的工作成绩和效率。这也是FTO按小时收费的原因，因为不同的FTO花费的小时数会相差很大。

另外，为节省时间，中国客户可以要求FTO的报告尽量简洁，或者要求报告直接用英文撰写。另外，如果写FTO报告的可以看懂中文，当然更好，因为在分析产品是否侵权的时候可能需要直接和中国企业的工程师讨论，技术复杂的问题用中文直接交流的话也会节省不少时间。