2024-07-19: 同一申请人相同主题的德国发明专利和欧洲发明专利（包括单一专利），权利范围以哪个为准？在其它欧洲国家的情形呢？

华孙事务所，2024年7月19日

问：同一申请人申请的德国发明专利和相同主题的欧洲发明专利（包括单一专利），权利范围以哪个为准？在其它欧洲国家的情形呢？

答：该问题在欧洲被称为“double patenting”，即在某一成员国国内的发明专利申请/发明专利与欧洲发明专利申请/欧洲发明专利具有相同的申请人/权利人、相同的发明主题、相同的申请日/优先权日的情况下，所涉专利申请/专利的效力问题。

《欧洲专利公约》的规定：

根据《欧洲专利公约》（Art. 2(2) EPC），

“The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise.”

也就是说，在某一成员国国内生效的欧洲发明专利在该成员国的效力等同于一件授权的该国国内发明专利。

根据《欧洲专利公约》（Art. 139(3) EPC），

“Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.”

因此，同一申请人／权利人在欧洲专利公约组织某成员国的国内发明专利申请／发明专利，是否可以与相同主题、拥有相同优先权的欧洲发明专利申请／发明专利同时并存，取决于该成员国国内法的规定。

德国法的规定：

在此，先以德国为例进行介绍。在 2023 年 6 月 1 日之前，德国法律禁止对德国国家专利和欧洲专利进行双重保护（Doppelschutz）。因单一专利的实施，德国修改了《德国国际专利协议法》（IntPatÜbkG：Gesetz über internationale Patentübereinkommen），关于欧洲发明专利和德国发明专利双重保护的规定因此发生了较大变化。根据《德国国际专利协议法》的最新规定（Art. II, § 8, IntPatÜbkG），

“(1) Soweit der Gegenstand eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist, das auf Grund der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt, hat das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

1. die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,

2. das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist,

3. die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht in Bezug auf das europäische Patent wirksam geworden ist, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt oder

4. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 bis 3 genannten Zeitpunkt liegt. 

(2) Der Eintritt der Rechtsfolge nach Absatz 1 ist endgültig. ”

其中文翻译如下：

“（1）只要依《（德国）发明专利法》规定之程序获得（德国）发明专利权的主题是一项这样的发明，即其发明人或发明人的权利继承人被授予了在联邦德国范围内有效的、拥有相同优先权的欧洲发明专利，并且因主张《统一专利法院协议》第83条第3款的例外规定而不受统一专利法院（UPC）的专属管辖，则该（德国）发明专利在与欧洲发明专利保护同样发明的范围内、从以下时间点起不再有效力：

1. 就该欧洲发明专利提起异议的期限已届满、而期间没有异议被提起，

2. 维持该欧洲发明专利有效的异议程序的结束已经获得法律效力，

3.对《统一专利法院协议》第83条第3款的例外规定的主张（opt-out）对该欧洲发明专利发生效力，如果该时间点在第1或第2项规定的时间点之后，或者

4. 该（德国）发明专利被授权，如果该（德国）发明专利的授权时间点晚于第1至第3项规定的时间点。 

（2）第（1）款所述法律后果的发生是最终的。”

由上可见，德国并不禁止双重申请或双重授权（Doppelpatentierung），而是禁止特定条件下的双重保护。根据修改后的《德国国际专利协议法》，当同一申请人的德国发明专利的保护范围与对应欧洲发明专利（在德国有效且拥有相同优先权，且已选出UPC的管辖）的保护范围重叠的话，德国发明专利保护范围重叠的部分自动失效。与此相反，那些在德国生效且没有选出UPC管辖的欧洲发明专利则不受禁止双重保护规定的限制。也就是说，权利人可以在德国就同一发明同时拥有德国发明专利和单一专利或受UPC专属管辖的、在德国生效的传统欧洲发明专利。

在同时存在德国发明专利和欧洲发明专利保护的情况下，需要注意《德国国际专利协议法》第 II 条第 18 款（Artikel II § 18 IntPatÜbkG） 的规定，即在特定情况下德国法院将驳回针对侵犯或即将侵犯德国发明专利而提起的诉讼，以避免在侵权之诉中被告人面临国内法院和统一专利法院的双重程序负担，这一条款也被称为“被告保护机制”。适用这一条款需满足三个条件：

1. 所涉发明专利的主题是一项这样的发明，即其发明人或发明人的权利继承人被授予了在联邦德国范围内有效的、拥有相同优先权的欧洲发明专利或单一专利，且

2.在统一专利法院前针对同一当事人、因第1项所述的欧洲发明专利或单一专利被同一实施方式侵犯或即将被侵犯而有诉讼程序被提起，或者统一专利法院已经对此类请求作出了发生法律效力的决定，且

3. 被告在抗辩产生后于主程序口审开始前的首次庭审中就此提出异议。

不同于发明专利，一件在德国生效的欧洲发明专利与同一申请人相同主题的德国实用新型的效力一直以来都是可以共存的。

欧洲专利组织其他成员国国内法的规定

欧洲专利组织各成员国（以及延伸国和生效国）就此问题的相关规定和具体做法可以在欧专局出版的“National law relating to EPC”的“X. Miscellaneous”部分查到：https://www.epo.org/en/legal/national-law/2024/x/index.html

此外，欧专局在其出版的 “National measures relating to the Unitary Patent”的“III. Simultaneous Protection”部分收集了单一专利所覆盖的国家就相同申请人同一主题的单一专利及传统欧洲专利与成员国国内专利是否可以共存的最新法律规定以及详细的说明：https://www.epo.org/en/legal/national-measures-up/2022/iii/index.html

截至目前，根据各成员国（以及延伸国和生效国）的相关法规，欧洲专利组织各成员国（以及延伸国和生效国）对传统欧洲发明专利与国内专利就“double patenting”的处理方式主要分为以下三种：

第一种，也是目前最为普遍的做法是：当同一申请人的该国国内发明专利与在该成员国国内有效且具有相同的申请日/优先权日的欧洲发明专利保护范围重叠的情况下，该国内发明专利保护范围重叠的部分自动失效。目前采取这一做法的包括以下国家：阿尔巴尼亚（AL）、比利时（BE）、 保加利亚（BG）、瑞士（CH）、塞浦路斯（CY）、捷克（CZ）、德国（DE，选出UPC）、爱沙尼亚（EE）、西班牙（ES）、法国（FR，选出UPC）、希腊（GR）、克罗地亚（HR）、列支敦士登（LI）、卢森堡（LU）、拉脱维亚（LV）、摩纳哥（MC）、马耳他（MT）、荷兰（NL）、罗马尼亚（RO）、塞尔维亚（RS）、斯洛文尼亚（SI）、斯洛伐克（SK）、圣马力诺（SM）、黑山共和国（ME）、土耳其（TR）、格鲁吉亚（GA）、突尼斯（TN）和波黑（BA）。

第二种做法是：当同一申请人的该国国内发明专利与在该成员国国内有效且具有相同的申请日/优先权日的欧洲发明专利保护范围相同时，则专利主管机构可以对该国内发明专利予以撤销。目前采取这一做法的包括以下国家：爱尔兰（IE）、英国（GB）。

第三种做法，也是对“double patenting”态度最为宽容的做法是：当同一申请人的该国国内发明专利与在该成员国国内有效且具有相同的申请日/优先权日的欧洲发明专利保护范围相同时，不排除予以双重保护（即同时承认欧洲发明专利在该国国内部分的效力以及对应的该国国内发明专利）。目前采取这一做法的包括以下国家：奥地利（AT）、丹麦（DK）、芬兰（FI）、匈牙利（HU）、冰岛（IS）、挪威（NO）、波兰（PL）和瑞典（SE）、葡萄牙（PT）、意大利（IT）、摩洛哥（MA）。

北马其顿（MK）、立陶宛（LT）关于“double patenting”的情况目前在欧专局网站对应专题页面中均只显示了“No”；柬埔寨（KH）和摩尔多瓦（MD）页面中显示的是“The co-existence of a national patent and a validated European patent is excluded”，因此暂无法明确将其归入上述第一种或第二种做法中。

此外，单一专利所覆盖的国家中，相同申请人同一主题的单一专利与成员国国内专利可以共存的有：奥地利、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、卢森堡、马耳他、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典。不可以共存的为：比利时、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、荷兰。

最后需要注意的是，欧专局网站对应专题页面提供的信息比较笼统且可能未及时更新（尤其是单一专利实施后），实践中仍应查询各成员国当前生效的具体法律规定并据此做出判断。此外，各国就“double patenting”问题对于发明专利和实用新型可能持不同的态度，也需要具体问题具体分析。